上海市高级人民法院民 事 判 决 书（2016）沪民终259号上诉人(原审被告)：张磊，男，汉族，1987年5月2日出生，户籍地辽宁省沈阳市大东区大北街XXX号。

委托诉讼代理人：施琪，上海博拓律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)：上海大晨显示技术有限公司，住所地上海市闵行区景联路XXX号XXX幢XXX楼XXX区。

法定代表人：张学军，该公司总经理。

委托诉讼代理人：潘尚法，该公司经理。

上诉人张磊因与被上诉人上海大晨显示技术有限公司(以下简称大晨公司)专利申请权权属纠纷一案，不服上海知识产权法院(2015)沪知民初字第388号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2016年6月23日立案后，依法组成合议庭，于2016年7月26日公开开庭进行了审理。

上诉人张磊的委托诉讼代理人施琪、被上诉人大晨公司的委托诉讼代理人潘尚法到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

张磊上诉请求：撤销一审判决，改判驳回大晨公司一审全部诉讼请求。

其所依据的主要事实和理由为：一、本案张磊发明的“导向定位锁扣”的发明专利，申请号为XXXXXXXXXXXX.6(以下简称系争专利)与张磊在大晨公司的本职工作无关。

1、由于张磊在一审中提交的离职报告是由大晨公司单方出具的，且实际上大晨公司是一家只拥有员工十人左右的小公司，因此一审法院错误认定张磊是设计部技术主管并参与锁紧连接装置研发的事实。

2、张磊主张由于大晨公司自述张磊发送2012年8月1日、9月3日两封邮件的目的是为了与专利代理机构联系申请“一种锁紧连接装置、LED屏箱体和LED显示屏”的发明专利，申请号为XXXXXXXXXXXX.4(以下简称在先专利)，而这与邮件载明发送给模具厂的情形不一致，所以大晨公司用来证明张磊参与锁紧连接装置研发的往来邮件不能证明张磊参与了锁紧连接装置的研发。

3、张磊上诉时提出根据其一审提交的大晨公司专利申请名录，可得出大晨公司存在“发明人在专利文件上署名”的内部惯例，并结合2012年8月1日、9月3日两封邮件中大晨公司自述张磊根据公司授意将与锁紧连接装置有关的在先专利加工图纸制成插图，但专利申请名录上所载明的张磊只在显示屏专利的发明人栏中署名，而张磊却未在在先专利的发明人栏中署名，可以推导出张磊的本职工作仅限于显示屏设计而没有涉及锁紧连接装置的设计。

4、本案系争专利系张磊在业余时间自行开发，与大晨公司无关。

系争专利与在先专利仅是解决近似技术问题的两个不同的技术方案，一审法院不应以两专利所解决技术问题近似来认定系争专利为职务发明。

而且系争专利明显比在先专利更为先进，大晨公司却不选择更为先进的系争专利申请专利而是将其作为公司技术储备有悖常理。

再者，大晨公司将现有技术作为公司技术储备显然不具有创造性，其主张明显不成立。

二、本案系争专利经约定由张磊所有。

大晨公司实际控制人潘尚法已经签订相关证明，应当构成表见代理，关于系争专利申请权权属的承诺理应有效，系争专利应归张磊所有。

大晨公司二审辩称：维持一审判决，驳回张磊的上诉请求。

张磊在大晨公司三年，期间参与了与系争专利有关的锁紧连接装置技术领域的在先专利的设计工作。

一审庭审中的相关图纸电子邮件都经张磊确认是由其邮箱发出，这些邮件说明张磊参与了涉及锁紧连接装置的在先专利的研发设计。

系争专利与大晨公司在先申请的在先专利属于同一领域、同一原理、同一实施方式，系争专利的创意来源于大晨公司，因此张磊申请的系争专利是职务发明创造，专利申请权属于大晨公司所有。

大晨公司向一审法院起诉请求：2012年3月9日至2013年3月8日期间，张磊在大晨公司处工作，负责设计制作，其本职工作之一系设计制作锁紧装置和LED屏箱体。

张磊在大晨公司处一直工作至2015年5月5日，在递交辞职信时口头提出，希望大晨公司同意张磊申请的系争专利归属张磊。

大晨公司由此才知晓张磊于2012年12月1日擅自将张磊参与大晨公司的专利技术方案设计时曾研议的技术方案申请了系争专利。

大晨公司拒绝张磊的要求并要求张磊将系争专利的申请人变更为大晨公司，张磊未予配合。

据此，大晨公司认为系争专利系张磊在大晨公司处承担本职工作中完成的发明创造，其解决的技术问题也与其本职工作紧密相关，且属于同一技术领域，故系争专利系职务发明，遂诉至法院请求判令：1、确认XXXXXXXXXXXX.6号“导向定位锁扣”发明专利申请权归大晨公司所有；

2、张磊承担本案的律师费、诉讼费等相关费用。

张磊一审辩称：张磊在大晨公司处实际工作至2015年5月19日，本职工作为显示屏设计。

张磊工作期间没有参与大晨公司在先专利申请的设计工作；

大晨公司在先专利申请与张磊涉案的系争专利申请的设计原理相比较，大晨公司采用的是简易杠杆机构加齿轮齿条机构，张磊采用的是四杆机构加曲柄滑块机构，系完全不同的技术方案；

张磊的系争专利申请不是执行大晨公司的工作任务完成的，不在张磊本职工作范围内，张磊也没有利用大晨公司的物质技术条件，因此不是职务发明。

一审法院经审理查明：大晨公司成立于2008年4月21日，经营范围是发光二极管显示器组装，显示器、照明电器销售，从事显示器、照明电器领域内技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。

2012年3月9日至2015年3月8日期间，大晨公司与张磊签订三份期限分别为一年的劳动合同，三份合同约定的张磊的工作内容分别为：设计制作；

画图、机械设计；

设计。

2015年5月5日，张磊向大晨公司提交辞职信；

同月19日，张磊正式离职。

大晨公司同日出具的离职证明中载明张磊自2012年2月9日入大晨公司担任设计部技术主管岗位，至2015年5月19日因个人原因离职。

2012年9月6日，大晨公司向国家知识产权局申请了涉案在先专利，申请公布日为2012年12月19日，发明人为潘尚法。

该专利摘要记载：本发明提供了一种锁紧连接装置、LED屏箱体和LED显示屏。

锁紧连接装置包括锁勾组件和棍销组件；

锁勾组件包括锁勾座，锁勾和手柄设于锁勾座上，齿轮设于手柄内部，插销设于锁勾座上且与齿轮连接；

棍销组件包括棍销座，棍销设于棍销座上，棍销座上还设有固定销孔；

锁勾组件与棍销组件通过相适配的锁勾和棍销、插销和固定销孔连接。

LED屏箱体包括设有LED显示组件和LED箱壳，LED箱壳相对的两条侧边上分别设有锁勾组件和棍销组件。

LED显示屏由相邻的LED屏箱体通过锁紧连接装置连接组成。

本发明提供的装置承重较大，连接紧密精准，操作便捷，性能可靠。

2012年12月1日，张磊向国家知识产权局申请了本案系争专利，申请公布日为2014年6月11日。

该专利摘要记载：本发明涉及机械领域，是一种导向定位锁扣，适用于箱体间或其它被连接件间的精确对齐并固定连接，所述装置包括锁紧、导向定位和驱动三个模块。

锁紧过程如下：当两个箱体基本对齐后，驱动模块同时驱动四杆机构和曲柄滑块机构，四杆机构带动锁钩钩紧锁紧销并自锁，与此同时曲柄滑块机构带动导向定位销插入导向定位孔中对箱体进行精确对齐。

由于本发明只使用一个动作即可完成两个箱体或两个被连接件间的精确对齐、锁紧、自锁、固定连接等一系列功能，同样也可只用一个动作即可完成两个被连接件间的完全分离，因此使用非常方便。

该专利说明书背景技术部分记载：在LED领域，显示屏是由一个个LED箱体拼接而成的。

而现有LED箱体连接的锁扣有的不能将箱体自动对齐，需手工进行对齐。

有的锁扣结构繁琐，制造和加工成本较高，使用材料较多，不够环保。

本发明主要解决的技术问题是提供一种拆装方便快捷、并且可实现箱体间精准对齐的锁扣连接装置。

此锁扣的使用十分方便，箱体间的锁紧和分离只需一个动作即可实现。

本发明的有益效果是：区别于没有对齐装置的锁扣需要人工调整且无法精确对齐，本发明带有导向定位模块，在箱体连接的操作中导向定位模块可自动将两箱体精确对齐，由于本发明的锁紧模块锁定了箱体一与箱体二的沿导向定位销轴向的移动，而导向定位模块在精确对齐两个箱体后还锁定了两箱体沿导向定位销圆周向的移动，从而很好的将两箱体固定连接起来。

由于本发明只使用一个动作即可完成两个被连接件的精确对齐、锁紧、自锁、固定连接等一系列功能，同样也可只使用一个动作即可完成两个被连接件的完全分离，因此使用非常方便。

2012年8月1日、9月3日，张磊先后向大晨公司总经理潘尚法发送两份邮件，分别附有大晨公司在先专利申请附图的三维立体图和专利附图。

另查明，张磊于2010年7月10日毕业于沈阳理工大学机械设计制造及其自动化专业。

一审法院认为，根据我国专利法规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。

职务发明创造申请专利的权利属于该单位；

申请被批准后，该单位为专利权人。

其中，在本职工作中作出的发明创造属于执行本单位的任务所完成的职务发明创造，在本职工作中作出的发明创造包括本职工作部分以及与本职工作有关的发明创造。

本案根据双方的诉辩意见，主要争议焦点在于张磊申请的系争专利申请是否属于我国专利法所规定的在本职工作中作出的发明创造，从而构成职务发明。

大晨公司主张张磊申请的系争专利是大晨公司在设计研发锁紧连接装置时讨论过但未采用而作为技术储备的技术方案，张磊参与锁紧连接装置的设计研发，现张磊将技术方案申请发明专利，应属于张磊在本职工作中作出的发明创造，构成职务发明。

张磊则认为，其本职工作是设计显示屏，没有参与大晨公司锁紧连接装置的设计，也没有利用大晨公司的物质技术条件，故其申请的系争专利不属于其本职工作的内容，不构成职务发明。

一审法院经查，首先，大晨公司与张磊之间的劳动合同载明张磊的工作内容为设计，张磊提供的大晨公司出具的离职证明中记载张磊在大晨公司处担任设计部技术主管岗位。

其次，张磊于2012年8月1日、9月3日向大晨公司发送的邮件分别附有大晨公司2012年9月6日申请的在先专利的三维立体图和专利附图。

可见，张磊在大晨公司处的工作是设计，并参与了大晨公司对锁紧连接装置技术方案的研发设计。

再次，从张磊2012年12月1日申请的系争专利的摘要、说明书中记载的背景技术、要解决的技术问题等内容可以看出，该专利与大晨公司之前申请的在先专利均是属于锁紧连接装置的技术方案，所要解决的技术问题相同，均是提供操作便捷、精准对齐的锁紧连接装置。

因此，张磊申请的系争专利与其在大晨公司处的关于设计锁紧连接装置的本职工作部分相同，应当认定系张磊在本职工作中作出的发明创造，属于执行本单位的任务所作出的发明创造，属于我国专利法所规定的职务发明。

该发明的申请权以及被授权后的专利权应当属于大晨公司。

张磊辩称其本职工作仅是设计显示屏，未参与锁紧连接装置的设计，与在案证据证明的事实不符，一审法院不予采信。

张磊主张其申请的系争专利相对于大晨公司申请的在先专利而言，技术手段不相同，但操作更便捷，在功能效果上更优化。

一审法院认为，张磊的该项抗辩不能否定张磊申请的系争专利与其本职工作中的有关设计锁紧连接装置部分有关的认定，故不能否定该系争专利系职务发明的认定。

因此，张磊关于申请的系争专利不是在本职工作中作出的发明创造，不构成职务发明的抗辩意见，缺乏事实与法律依据，一审法院不予采信。

综上，大晨公司请求确认系争专利申请权归属于大晨公司的诉讼请求于法有据，一审法院予以支持。

关于大晨公司提出要求张磊承担律师费等相关费用，因缺乏法律依据，一审法院不予支持。

据此，一审法院依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款，《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款第(一)项之规定，判决：一、名称为“导向定位锁扣”(申请号：XXXXXXXXXXXX.6)发明专利申请权归大晨公司所有；

二、驳回大晨公司的其余诉讼请求。

本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。

本院组织当事人进行了证据交换和质证。

张磊在二审中提交了证明一份，欲证明大晨公司经理潘尚法在承诺将系争专利归张磊所有的证明书上签字的事实。

大晨公司对于上述证据材料质证认为：真实性予以认可，该份证明是潘尚法本人签名，当时是为了挽留欲离职的张磊而被迫签的，但在第二天加盖公章时，公司法定代表人张学军不同意盖章，因此缺乏公司盖章不具有法律效力。

对于张磊在二审中提供的证据材料，本院认为，该证据材料在一审起诉之前即已存在，应在一审举证期限之内向一审法院提交，但由于大晨公司未对此提出异议，亦未对于该份证据材料的真实性、合法性和关联性提出异议，仅对该份证据材料所产生的法律后果有异议，故本院采纳该份证据材料作为二审新证据，具体证明事项将在判决理由部分阐述。

大晨公司在二审中提交了张磊2012年4月9日发送给潘尚法的邮件，欲证明大晨公司曾将与系争专利所涉锁紧连接装置技术领域有关的在先专利设计任务布置给张磊，故系争专利属于张磊的本职工作。

张磊对上述证据材料质证认为：该份邮件不能证明其证明目的，邮件经多次转发，且发送时间仅在张磊入职大晨公司的一个月后，因此不能证明张磊参与大晨公司在先专利的设计。

对于大晨公司在二审中提供的证据材料，本院认为，该证据材料所欲证明张磊参与在先专利研发的事实已经被一审法院认定，因此该证据材料没有必要作为二审新证据再行采纳。

经本院审理查明，一审法院查明的事实属实，本院予以确认。

对当事人二审争议的事实，本院认定如下：对于大晨公司委托诉讼代理人潘尚法的职务问题，大晨公司一审提供的营业执照上载明公司类型为“有限责任公司”、组织机构代码证上载明机构类型为“企业法人”。

企业档案机读材料显示：2014年8月18日大晨公司法定代表人由潘尚法变更为张学军。

大晨公司一审委托书中记载潘尚法的职务为“总经理”、二审委托书中记载潘尚法的职务为“经理”。

根据大晨公司出具的委托书和与潘尚法之间的劳动合同，本院认定二审中大晨公司委托诉讼代理人潘尚法系大晨公司职员，职务为大晨公司经理。

另查明，2015年5月张磊离职前，大晨公司经理潘尚法曾在证明系争专利归张磊的证明书单位盖章(签名)处签名。

本院认为，结合张磊的上诉理由、大晨公司答辩意见以及本案案情，本案在二审中的争议焦点是：一、一审判决关于认定系争专利属于张磊在大晨公司就职期间本职工作中作出的发明创造是否证据充分；

二、大晨公司经理潘尚法承诺系争专利权归张磊所有是否构成表见代理。

一、一审判决关于认定系争专利属于张磊在大晨公司就职期间本职工作中作出的发明创造是否证据充分？

本院结合相关证据认定如下：1、关于离职证明的真实性问题该份离职证明虽由大晨公司单方出具，但是系张磊自行提供，双方在一审中对于该份证据的真实性、合法性和关联性均没有异议，因此法院确认张磊对于该份证据所载明事项均予以认可。

现张磊未提供相应反证，仅以该离职证明系大晨公司单方出具且大晨公司是只拥有员工十人左右规模的小公司为由推翻其一审中自认的离职证明所载明事项，没有法律与事实依据，该项上诉理由不能成立。

2、关于2012年8月1日、9月3日两封邮件的证明力问题一审庭审中，张磊确认该两封电子邮件系由其邮箱发送且邮件中的附图即在先专利的三维立体图和专利附图。

现张磊以大晨公司自述发送邮件为申请专利与邮件载明的发送对象存在不一致为理由，欲否定上述两封邮件证明张磊参与锁紧连接装置研发之事实的证明力。

本院认为，证据的证明力是指法官对于证据的可信性和关联性加以判断所产生的对案件事实的证明效力。

至于张磊该项上诉理由，首先，该理由并没有直接影响两封邮件形成和取得的客观性，上述两封邮件的形成和取得合法合理，且经双方当事人认可；

其次，即便该项理由使得大晨公司两封邮件自身证明力不足，但是由于一审法院在认定案件事实时，并非仅依据上述两封邮件认定张磊的系争专利属于其在大晨公司处关于设计锁紧连接装置的本职工作之事实，而是将该两封邮件与张磊和大晨公司之间的三份劳动合同、张磊的离职证明、系争专利的摘要及说明书和在先专利的摘要及说明书所载明两专利所涉技术问题均与锁紧连接装置有关等相互关联的一系列证据相结合，进行综合判断并认定本案系争专利是张磊本职工作中作出的职务发明创造这一事实。

一审判决认定该事实具有事实依据，并无不当，故张磊的该项上诉理由本院不予支持。

3、关于张磊依据专利申请名录和2012年8月1日、9月3日两封邮件所主张其未参与锁紧连接装置研发之理由的采信问题关于该项上诉主张，本院认为，首先，张磊无法提供直接证据证明其所称的大晨公司“发明人在专利文件上署名”的内部惯例；

其次，根据列入该专利名录的在先专利的权利要求书、摘要和说明书，在先专利的发明内容不仅涉及锁紧连接装置的设计也涉及显示屏箱体和显示屏的设计，根据张磊自述其仅参与显示屏设计，但是同样涉及显示屏设计的在先专利的发明人栏中也没有张磊的署名，因此张磊该项上诉主张与其仅参与显示屏设计的自述亦存在矛盾，无法推翻一审判决所认定的事实，不能成立，本院难以支持。

4、关于系争专利是张磊在业余时间自行开发等问题的认定关于系争专利是张磊在业余时间自行开发的上诉理由。

首先，根据我国专利法第六条第一款的规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件完成的发明创造为职务发明创造。

因此，利用哪些时间进行开发并不是判断发明创造是否属于职务发明创造的考量因素。

依据已经查明的事实，张磊完成系争专利的设计是在大晨公司任职期间为完成单位交派的工作任务，是否在业余时间完成，并不影响本案系争专利是否是职务发明创造的判断。

其次，张磊对其提出的系争专利是其在业余时间自行开发的主张亦未提供证据。

故张磊的该项上诉请求没有法律和事实依据，本院亦不予支持。

关于张磊提出法院不应以两专利解决问题相似就认定系争专利为职务发明创造的主张，本院认为，一审法院依据我国专利法第六条第一款的法律规定判断本案系争专利是否属于职务发明创造从而确定专利申请权的归属；

而张磊主张的两专利解决问题的相似性仅是一审法院认定系争专利是否是执行本单位任务的发明创造时所考量的因素之一。

一审法院结合相互关联的一系列证据后综合判断并依法认定本案相关事实，并无不妥，本院予以支持。

关于张磊认为系争专利比在先专利先进，大晨公司却选择先进的系争专利作为技术储备不符合逻辑的主张，本院认为，作为专利申请权人有权选择是否将发明创造申请权利，无论技术是否先进，企业都可以根据自己持有的技术以及竞争环境决定是否申请专利公开技术。

故张磊的上述理由，没有法律和事实依据，本院不予采纳。

关于张磊认为大晨公司将现有技术作为公司技术储备不具有创造性的理由，本院认为，对于专利缺乏创造性的问题属于专利权效力的行政审查范围，根据我国现有法律，专利权的效力问题并不属于法院在专利民事诉讼中的审查范畴。

因此张磊的该项上诉理由，本院不予审查。

综上，一审判决认定系争专利属于张磊于大晨公司就职时在本职工作中作出的职务发明创造，具有较为充分的证据支持，张磊的相应上诉理由不能成立，本院不予支持。

二、大晨公司经理潘尚法承诺系争专利权归张磊所有是否构成表见代理？

张磊以潘尚法是与大晨公司密切联系的实际控制人为由认为潘尚法的行为构成表见代理。

对此，根据我国合同法第四十九条的规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

本院认为，表见代理要求代理人的无权代理行为在客观上形成具有代理权的表象，即以被代理人名义订立合同。

因此，合同相对人主张构成表见代理的，应当举证证明代理行为存在诸如加盖公章等有权代理的客观表象形式要素。

而根据本案二审中张磊提供的新证据，虽然能表明大晨公司经理潘尚法曾在证明系争专利归张磊的证明书单位盖章(签名)处签名的事实，但是该份证据仅有潘尚法的签字，该证明载明的内容并未涉及大晨公司且没有大晨公司盖章。

因此，潘尚法签署权属证明的行为不构成表见代理。

由于本案系争专利是张磊在大晨公司工作期间的职务发明创造，其专利申请权属于具有独立法人资格的大晨公司，潘尚法个人无权处分该专利申请权，故该证明书在法律上并不能产生对大晨公司的约束力，不能视为大晨公司就系争专利申请权归属的处分。

故张磊的该项上诉理由，无法律和事实依据，本院亦不予采纳。

综上所述，张磊的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费800元，由张磊负担。

本案判决为终审判决。

审　判　长　　王　静代理审判员　　曹闻佳代理审判员　　陶　冶二〇一六年八月二十六日书　记　员　　陈佳靓附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；