湖北省高级人民法院民 事 判 决 书（2016）鄂民终1009号上诉人（原审原告）：高燕青，男，汉族，1994年7月15日出生，住山东省邹城市。

委托诉讼代理人：吴娟，湖北哲思律师事务所律师。

委托诉讼代���人：袁芳，湖北哲思律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：武汉市硚口区远泰文体用品经营部，经营地址湖北省武汉市硚口区利济南路101-109号，经营者刘伯文，男，汉族，1950年2月14日出生，住湖北省武汉市江岸区南京路178号1栋5楼504号。

被上诉人（原审被告）：义乌市佛堂镇星达文体用品厂，经营地址浙江省义乌市佛堂镇东山村**号，经营者金惠兰，女，汉族，1963年10月9日出生，住浙江省义乌市佛堂镇东山村*组。

委托诉讼代理人：余林涛，男，汉族，1990年12月24日出生，住浙江省义乌市。

上诉人高燕青因与被上诉人武汉市硚口区远泰文体用品经营部（以下简称远泰经营部），被上诉人义乌市佛堂镇星达文体用品厂（以下简称星达文体厂）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服湖北省武汉市中级人民法院（2015）鄂武汉中���初字第02533号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2016年7月14日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。

上诉人高燕青及其委托诉讼代理人吴娟、袁芳，被上诉人远泰经营部的经营者刘伯文，被上诉人星达文体厂的委托诉讼代理人余林涛到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

高燕青上诉请求：1、撤销湖北省武汉市中级人民法院（2015）鄂武汉中知初字第02533号民事判决，依法改判或发回重审；

2、本案一、二审案件诉讼费用由远泰经营部、星达文体厂承担。

事实与理由：一审法院关于高燕青无权就涉案专利受让前的侵权行为提起诉讼的认定错误。

法律并未明确规定专利受让人无权就转让前的侵权行为提起诉讼。

专利权自转让时发生转移，转移的内容不仅包括专利权本身，还包括对专利转让之前及之后的侵权行为进行维权诉讼并得到赔偿的权利。

原专利权人���焕年与高燕青在签订专利转让合同时就明确高燕青有权就专利转让前的侵权行为单独提起诉讼。

综上，请求二审法院支持高燕青的上诉请求。

远泰经营部辩称：1、我方不知道销售的商品是侵权产品且该商品有合法来源。

2、一审判决认定事实清楚，适用法律正确。

综上，请二审法院依法驳回高燕青的上诉请求。

星达文体厂辩称：1、被控侵权产品不是我方生产，我方销售给远泰经营部的时间在高燕青取得涉案专利时间之前，高燕青无权起诉我方。

2、涉案专利属于现有设计，远泰经营部销售被控产品不构成侵权。

综上，请求二审法院驳回高燕青的上诉请求。

高燕青向一审法院起诉请求：1、远泰经营部、星达文体厂停止生产、销售侵犯高燕青所拥有的棋子篓外观设计专利（专利号：ＺＬ20113011××××.6）的侵权产品；

2、远泰经营部、星达��体厂赔偿高燕青经济损失12万元（人民币，下同）；

3、远泰经营部、星达文体厂赔偿高燕青为制止侵权所支出的购买侵权产品费、律师费、公证费、工商档案查询费等合理费用共4915元；

4、由远泰经营部、星达文体厂承担本案诉讼费。

庭审中，高燕青放弃请求判令远泰经营部停止生产侵权产品的诉讼请求。

一审法院认定事实：2011年5月10日，邵焕年向国家知识产权局提出名为“围棋篓”的外观设计专利申请，并于2011年9月28日获得授权，专利权人为邵焕年，专利号为ＺＬ20113011××××.6。

该专利由2个组件组成，组件1为盖子，组件2为围棋篓主体。

该专利整体呈酒坛形，由细条状编织材料编成，其中盖子为圆形且顶部呈圆弧拱起，编织体的走向由正中间的圆形向外呈同心圆图案和辐射状图案扩展，最外围的圆形边沿明显凸起；

围棋篓主体的直径上宽下窄，表面有若干横向及竖向的条纹整齐排布，最底部外围的圆形边沿明显凸起。

至本案诉讼期间，涉案专利处于有效状态。

国家知识产权局2014年4月29日就本案专利出具外观设计专利权评价报告，报告结论为涉案外观设计专利未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

该专利权评价报告所附对比设计7为一项申请号为US29185939的美国专利，该专利申请日为2008年9月17日，授权公告日为2009年8月4日。

对比设计附图显示该外观设计为一无盖的仿竹编置物筐，整体呈圆形碗状构造，筐底底部突出，筐身为经纬交错的条形编织结构。

远泰经营部主张援引该美国外观设计作为现有设计抗辩依据。

2014年6月18日，邵焕年与高燕青签订专利转让合同，约定将涉案专利转让给高燕青，转让费用28万元，并约定在合同签订时一次性付清。

2014年7月3日，高燕青向国家知识产权局提出著录项目变更请求，请求变更专利权人为高燕青。

2014年8月5日，国家知识产权局核发手续合格通知书（发文序号：2014073100698420），准予变更。

但双方签订的转让合同未就转让之前的侵权行为维权权利由谁行使作出约定，高燕青也未向一审法院提交支付28万元转让费的相关凭证。

诉讼过程中，一审法院要求高燕青提交邵焕年同意由其对专利权转让前发生的侵权行为一并提起诉讼的授权文件，但高燕青在规定期限内未能提交。

2014年12月25日，高燕青委托林飞向武汉市黄鹤公证处申请办理保全证据公证。

同日上午11时15分许，公证员李长青和公证员助理严军随同林飞来到位于武汉市硚口区利济南路101-109号海富文体商城二楼204-1号商铺（商铺招牌标有“远泰体育”字样），林飞以普通消费者的身份在该商铺购买了“星达竹篓围棋”五副，并取得号码为0011162的售货凭证一张。

购买行为结束后���林飞对该商铺的招牌进行了拍照，并随同公证员李长青和公证员助理严军将购买的商品带回公证处，林飞对所购物品进行了拍照。

所购商品由公证员粘贴封条封存后交由林飞保管。

就上述保全证据公证过程，黄鹤公证处于2015年1月20日出具了（2014）鄂黄鹤内证字第15118号公证书。

公证书随附的售货凭证记载售货品名为“星达竹篓围棋”，数量5副，单价每副35元。

该五副被控侵权围棋篓由盖子和围棋篓主体组成，整体呈酒坛形并呈细条状编织体编织构造；

其中盖子为圆形且顶部呈圆弧拱起，编织体的走向由正中间的圆形向外呈同心圆图案和辐射状图案扩展，最外围的圆形边沿明显凸起；

围棋篓主体的直径上宽下窄，表面有若干横向及竖向的条纹整齐排布，最底部外围的圆形边沿明显凸起。

该被控侵权围棋篓的盖子上粘贴有产品标签，标签上有星达商标和条形码“6937342600619”，并标注有厂名“星达文体用品厂”和货号“XD-703（塑料盒）”。

另查明：远泰经营部成立于1999年8月3日，登记经营范围为文化体育用品批零兼营。

星达文体厂注册成立于2012年10月31日，登记经营范围为文体用品、工艺品、玩具的加工、销售。

星达文体厂编号No0026891的订货合同记载，客户“徐伟”在2013年9月6日向该厂订购了多种棋类产品，订货总价4191.5元，其中型号为“XD-703”的仿草编精瓷围棋订货数量为12副，单价25元。

星达文体厂编号No0019620的订货合同记载，客户“徐伟”在2014年6月16日又订购了多种棋类产品，总价1548元，其中型号为“XD-703”的塑盒草编精瓷围棋订货数量为3件，每件12副，单价25元，该订单下方手写有余小礼和金惠兰的银行卡号及货号“3815-7”。

托运单显示货号“3815-7”的货物在2014年6月17日发送给徐伟。

远泰经营部庭审述称徐伟系该经营部合伙经营人，负责订货事宜。

远泰经营部提交的刘伯文农业银行卡交易明细清单和网银电子回单显示，刘伯文先后于2014年8月10日、2014年9月22日向余小礼账户汇款10000元和5000元。

2015年11月28日，星达文体厂出具证明称远泰经营部经销的星达牌“XD-703”塑盒草编精瓷围棋系该厂供货，证明下方加盖有星达文体厂公章。

星达文体厂庭审述称余小礼和金惠兰系夫妻关系，同时远泰经营部、星达文体厂确认双方之间系采用不定期对账方式结算货款。

星达文体厂提交的案外人义乌市无极棋牌厂销售清单（2010年-2013年）记载，该厂在2010年向案外人杜建国等销售过包括“WQ-102”塑子草编围棋在内的多款棋类产品，但相关棋篓实物上加贴的是“义乌市无极娱乐用品有限公司”标签，且没有标注产品型号和生产时间。

再查明：浙江省义乌市公证处出具的（2014）浙��证民字第007519号公证书记载，高燕青委托张健、董训于2014年11月12日下午在义乌国际商贸城H区67号门H2-25738、25739店面，取得2014年11月11日订购的“挑战鼓形木连盘”、“701A围棋”、“塑盒草编精瓷”各一件，付现款800元，并现场取得星达文体厂订货合同（编号No0005998）一份和“余林涛何闪”名片一张。

本案中，高燕青未将该次公证购买取得的商品作为被控侵权物向一审法院提交。

高燕青为办理本案维权事项，支出了公证费1000元、律师费3500元，购买侵权产品费175元。

一审法院认为，本案的争议焦点为：1、高燕青是否有权提起本案共同侵权诉讼？

2、如高燕青有权提起本案诉讼，远泰经营部、星达文体厂各自提出的现有设计抗辩能否成立？

3、远泰经营部提出的合法来源抗辩能否成立？

（一）关于高燕青是否有权提起本案共同侵权诉讼的问题。

根据《中华人民共和国专利法》第十条第一款和第三款的规定，专利申请权和专利权可以转让；

转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。

根据高燕青与邵焕年签订的专利转让合同及国家知识产权局2014年8月5日核发的手续合格通知书之记载，本案专利权已由邵焕年转让给高燕青并在专利公报上予以了公告，因此高燕青作为受让人有权对受让取得本案专利权之后的侵权行为提起诉讼。

武汉市黄鹤公证处出具的（2014）鄂黄鹤内证字第15118号公证书证实，远泰经营部销售被控侵权产品的时间为2014年12月25日，该时间在高燕青取得本案专利权之后，高燕青有权就远泰经营部销售被控侵权产品的行为提起诉讼。

但依远泰经营部所举证据，该经营部先后在2013年9月6日和2014年6月16日向星达文体厂订购了被���侵权产品，从该时间判断，星达文体厂的销售行为发生在高燕青受让取得本案专利权之前。

而邵焕年与高燕青签订的专利转让合同对转让前发生的侵权行为之起诉权利并未作出约定，原专利权人邵焕年事后也未同意将专利权转让之前的维权权利授予高燕青，在此情况下，高燕青无权依本案被控侵权产品起诉星达文体厂。

至于高燕青补充提交的（2014）浙义证民字第007519号公证书证实星达文体厂2014年11月12日也销售了“塑盒草编精瓷围棋”，因该次销售行为系星达文体厂独自实施，并非远泰经营部、星达文体厂共同实施，该证据不能证实高燕青有权提起本案共同侵权之诉。

如高燕青认为星达文体厂的该次销售行为侵犯其专利权，其可以另行提起诉讼。

（二）关于远泰经营部提出的现有设计抗辩能否成立的问题。

《中华人民共和国专利法》第六十二条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

本案中，远泰经营部主张被控侵权棋篓采用的系美国专利US29185939，经比对被控侵权产品与该美国专利的设计特征，两者的共同点在于均采用经纬交错的仿竹编构造，但被控侵权棋篓为酒坛形且随附有盖子，该美国专利为碗状且未随附盖子，两者从整体上观察既不相同也不近似。

因此，对远泰经营部主张的现有设计抗辩一审法院不予支持。

至于星达文体厂提出的现有设计抗辩和合法来源抗辩，因高燕青无权依本案被控侵权棋篓起诉星达文体厂，对该厂提出的该两项抗辩主张已无必要审查，一审法院对此亦不作分析认定。

（三）关于远泰经营部提出的合法来源抗辩能否成立的问题。

《中华人民共和国专利法》第十一条第二款规定，外观设计专利权被授予后，任何单位和个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定，在与外观设计专利产品相同或者相近似种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权的设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。

经审查，远泰经营部销售的精瓷围棋采用的设计与授权设计相同，落入本案专利权的保护范围。

远泰经营部未经专利权人的许可销售侵权的围棋产品，其行为构成侵权，应承担停止侵权的民事责任。

至于其应否承担经济损失赔偿的责任，根据《中华人民共和国专利法》第七十条的规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经���利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

根据远泰经营部提交的订货单、银行转账记录，结合该被控侵权产品上标注的生产厂商名称及型号等事实，可以确认被控侵权的精瓷围棋篓产品购自于星达文体厂。

同时，因高燕青并未提交证据证明远泰经营部知道或应该知道其销售的围棋篓系侵权产品，远泰经营部对销售的围棋篓系侵权产品在主观上应处于不知道的状态。

因此，一审法院认定，远泰经营部提出的合法来源抗辩成立，不应承担赔偿经济损失的民事责任。

综上，被控侵权产品系星达文体厂在高燕青受让取得本案专利权之前销售给远泰经营部，高燕青无权依该产品起诉星达文体厂。

远泰经营部未经高燕青许可销售侵犯本案专利权的产品，其行为构成侵权，应承担停止侵权的民事责任。

因远泰经营部不知其销售的产品为侵权产品且提供了侵权产品的合法进货来源，应免于承担赔偿经济损失的责任。

依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第七十条，《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决：一、远泰经营部于判决生效之日起立即停止销售侵犯名称为“围棋篓”（专利号：ＺＬ20113011××××.6）外观设计专利权的产品；

二、驳回高燕青的其他诉讼请求。

本案一审案件受理费2798元，由高燕青负担2298元，远泰经营部负担500元。

本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。

本院组织当事人进行了证据交换和质证。

被上诉人星达文体厂提交了一份证据，为国家知识产权局2016年7月7日下发的《无效宣告请求口头审理通知书》及余林涛就涉案专利申请无效时提交的材料，拟证明涉案专利将要被宣告无效。

上诉人高燕青发表质证意见称，通知书为复印件，真实性无法核实，且该通知书不能证明涉案专利已被宣告无效，与本案没有关联性。

远泰经营部发表质证意见称，对该证据的真实性、合法性、关联性予以认可。

上诉人高燕青及被上诉人远泰经营部没有提交新证据。

本院对被上诉人星达文体厂提交的证据认证如下：该通知书及相关材料仅能证明国家知识产权局受理了余林涛关于涉案专利无效的申请，不能证明涉案专利已被宣告无效，故不能达到星达文体厂的证明目的，对该份证据本院不予采信。

二审经审理查明，一审法院查明的事实属实，本院依法予以确认。

本院认为，本案二审的争议焦点为：高燕青是否有权就其受让涉案专利前的���权行为提起诉讼？

本案中，专利号为ＺＬ20113011××××.6的外观设计专利的原始权利人为邵焕年。

2014年6月18日，邵焕年与高燕青签订专利转让合同，将涉案专利转让给高燕青。

2014年7月3日，高燕青向国家知识产权局提出著录项目变更请求，请求变更专利权人为高燕青。

2014年8月5日，国家知识产权局核发手续合格通知书（发文序号：2014073100698420），准予变更，至此高燕青成为涉案专利的合法权利人。

对于2014年8月5日之后有关涉案专利的侵权行为，高燕青依法享有提起诉讼的权利，但对于转让之前的侵权行为，现权利人是否享有相应的诉讼权利要看原权利人与现权利人在专利转让过程中是否有明确约定。

从邵焕年与高燕青签订的转让合同看，双方对此并未明确约定，故高燕青无权就其受让涉案专利前的侵权行为提起诉讼。

星达文体厂两次销售给远泰经营部与���控侵权产品同款棋篓的时间为2013年9月6日和2014年6月16日，均在高燕青受让取得涉案专利权之前，高燕青无权就上述两次销售行为主张权利。

远泰经营部销售被控侵权产品的时间为2014年12月25日，在高燕青受让取得涉案专利权之后，高燕青有权就远泰经营部销售行为提起诉讼，但由于远泰经营部不知道其销售的产品为侵权商品，且提供了产品的合法来源，故依据《中华人民共和国专利法》第七十条规定，远泰经营部仅承担停止侵权责任而无需赔偿。

高燕青上诉称，其与邵焕年在签订转让合同时约定高燕青有权就转让之前的侵权行为提起诉讼，对此，高燕青不能提供证据证明，该上诉理由不能成立。

高燕青上诉还称，专利权一旦转让，转让的内容不仅包括专利权本身还包括对转让之前的侵权行为提起诉讼的权利，该上诉理由没有法律依据，本院亦不予支持。

综上，上诉人高燕青的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费2298元，由上诉人高燕青负担。

本判决为终审判决。