山东省高级人民法院民 事 裁 定 书（2015）鲁民三终字第113号上诉人（原审被告）：福建章诚隆建设工程有限公司。

住所地：福建省长乐市古槐镇中街村直街**号。

法定代表人：林亨调，董事长。

委托代理人：王修江，山东鼎洲律师事务所律师。

上诉人（原审被告）：高密帝宝置业有限公司。

住所地：山东省高密经济技术开发区康成大街（东）****号。

法定代表人：陈白铃，董事长。

委托代理人：王修江，山东鼎洲律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：济南巨星建筑科技技术有限公司。

住所地：山东省济南市英雄山路***号。

法定代表人：王军艇，总经理。

委托代理人：侯绪军，济南舜源专利事务所有限公司专利代理人。

委托代理人：张英，济南舜源专利事务所有限公司专利代理人。

上诉人福建章诚隆建设工程有限公司（以下简称福建章诚隆公司）、高密帝宝置业有限公司（以下简称高密帝宝公司）因与被上诉人济南巨星建筑科技技术有限公司（以下简称济南巨星公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服山东省潍坊市中级人民法院（2014）潍知初字第218号民事判决，向本院提起上诉。

本院依法组成合议庭公开审理了本案，现已审理终结。

济南巨星公司在原审中诉称，王军艇于2009年1月20日向国家知识产权局申请了名称为“一种填充减荷盒构件现浇钢筋混凝土板”的实用新型专利，并于2009年12月23日获得授权，专利号为200920018187.2。

2012年4月27日，王军艇将上述专利独占许可给济南巨星公司实施。

该专利目前处于有效状态，处于法律规定的保护期内。

近期济南巨星公司发现，高密帝宝公司、福建章诚隆公司未经许可实施了侵犯上述专利权的行为。

济南巨星公司特向法院提起诉讼，请求法院判令高密帝宝公司、福建章诚隆公司：1、立即停止专利侵权行为；

2、赔偿经济损失及为制止侵权所支付的合理费用共计人民币45万元；

3、承担本案的诉讼费用。

原审法院经审理查明：2009年12月23日，国家知识产权局授予王军艇实用新型专利权，并予以公告，实用新型名称为“一种填充减荷盒构件现浇钢筋混凝土板”，专利号为ZL20092001××××.2，申请日为2009年1月20日。

2014年1月，专利权人王军艇向国家知识产权局专利局依法及时缴纳了ZL20092001××××.2号专利的年费，本案答辩期内，高密帝宝公司、福建章诚隆公司未就ZL20092001××××.2号专利的有效性问题向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求。

该专利权利要求共24项，济南巨星公司明确其请求保护的权利范围为权利要求1，内容为“一种填充减荷盒构件现浇钢筋混凝土板，包括填充减荷盒单体，钢筋，混凝土，其特征在于，所述的填充减荷盒单体为包括盒顶板和盒侧壁板的开口盒，该减荷盒单体的盒顶板与盒侧壁板为一个整体，所述的盒侧壁板底部四周边缘为凸沿，该凸沿的拐角设有连接固定插件，该凸沿上设有固定孔，所述填充减荷盒单体通过连接固定插件扣合为双层盒构件，混凝土包裹填充减荷盒单体。

”涉案专利权人王军艇是济南巨星公司的法定代表人，2012年4月27日，王军艇与济南巨星公司分别作为许可方和被许可方签订专利实施许可合同，其中载明，王军艇将其拥有的ZL20092001××××.2号专利以独占实施许可的方式许可济南巨星公司实施，许可范围为在中国制造、使用、销售、许诺销售其专利的产品，许可使用费为40万元，分两期支付。

2014年4月14日，潍坊市知识产权局受理了济南巨星公司提出的侵犯涉案专利权纠纷处理请求，案号为潍知法字（2014）第10号，被请求人为福建章诚隆公司。

后潍坊市知识产权局工作人员来到山东省高密市全宇·圣华广场施工现场以拍摄照片的方式进行取证保全，并向请求人济南巨星公司出具了专利纠纷案件审理通知书。

2014年5月8日，潍坊市知识产权局向济南巨星公司出具了撤销侵犯专利权纠纷案件的通知书，因请求人撤回处理请求，决定撤销案件。

庭审中，原审法院结合自潍坊市知识产权局调取的29张行政执法照片，组织各方当事人对涉案专利技术与被控侵权产品进行比对。

2014年3月14日，高密帝宝公司与案外人滕州市巨星新型建材有限公司签订现浇砼用塑料填充减荷构件购销合同。

高密全宇圣华广场项目由福建章诚隆公司施工建设，建设单位为高密帝宝公司，工程地点位于高密市康成大街以北晏子路以东。

原审法院认为，王军艇系ZL20092001××××.2号实用新型专利的专利权人，该专利依法及时缴纳了专利年费，尚处于有效状态，高密帝宝公司、福建章诚隆公司均未在答辩期内就涉案专利的有效性问题向国家知识产权局专利复审委员会提出专利无效宣告请求，因此，ZL20092001××××.2号实用新型专利权合法有效。

济南巨星公司作为该专利的独占实施许可的被许可人提起专利侵权诉讼，符合法律规定，是本案适格的主体。

另，高密帝宝公司在本案第一次开庭审理后向国家知识产权局专利复审委员会提起专利无效宣告请求，请求中止本案诉讼。

原审法院经审查认为，高密帝宝公司在答辩期外以向国家知识产权局专利复审委员会提起专利无效宣告请求为由申请中止诉讼，缺少法律依据，本案应当继续审理，对高密帝宝公司的该项申请，应予驳回。

关于高密帝宝公司、福建章诚隆公司有无侵犯济南巨星公司享有的涉案专利权的事实和行为的问题。

《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

”据此，要判断本案中被控侵权产品是否侵犯了涉案的ZL20092001××××.2号实用新型专利权，应当以被控侵权产品的技术特征是否覆盖了权利人主张的实用新型专利权利要求记载的全部必要技术特征进行判断。

庭审中，济南巨星公司确定请求保护的权利范围为权利要求1，可分解为如下技术特征：1、填充减荷盒单体；

2、钢筋；

3、混凝土；

4、填充减荷盒单体为包括盒顶板和盒侧壁板的开口盒；

5、减荷盒单体的盒顶板与盒侧壁板为一个整体；

6、盒侧壁板底部四周边缘为凸沿；

7、凸沿的拐角设有连接固定插件；

8、该凸沿上设有固定孔；

9、填充减荷盒单体通过连接固定插件扣合为双层盒构件；

10、混凝土包裹填充减荷盒单体。

庭审中将被控侵权产品的技术特征与济南巨星公司主张的涉案专利权利要求书所记载的技术特征进行比对，被控侵权产品具有除第三个技术特征“混凝土”和第十个技术特征“混凝土包裹填充减荷盒单体”以外的涉案专利权利要求1的全部技术特征。

原审法院认为，被控侵权产品在潍坊市知识产权局进行行政执法拍摄照片时处于工程未完工的状态，还没有进行混凝土浇注，被控侵权产品需浇注混凝土是涉案工程按质达标完工的必然要求和基本常识，且福建章诚隆公司在本案庭审过程中也明确陈述需要在放置绑扎好的模壳构件间隙处浇注混凝土从而形成整体的楼板结构，因此，被控侵权产品的相应技术特征与济南巨星公司主张的涉案实用新型专利的权利要求所记载的全部必要技术特征相同，已落入涉案专利权的保护范围。

未经权利人许可，福建章诚隆公司作为施工单位，制造、使用被控侵权产品，高密帝宝公司作为建设单位，存在使用被控侵权产品的行为，均侵犯了ZL20092001××××.2号实用新型专利权，依法应当承担相应的法律责任。

关于福建章诚隆公司主张其在施工过程中仅采用了建筑行业通常的施工方法，不构成对ZL20092001××××.2号实用新型专利权的侵犯，且ZL20092001××××.2号实用新型专利保护的客体包括方法，不具备实用性的问题。

原审法院经审查认为，涉案专利是否具备新颖性、实用性和创造性等专利授权条件，不是专利侵权诉讼的审查范围，本案济南巨星公司所诉的涉案侵权产品是包括填充减荷盒单体、钢筋、混凝土并按照一定方式和结构连接、组合、浇注而形成的填充减荷盒构件现浇钢筋混凝土板，福建章诚隆公司将高密帝宝公司购进的减荷构件进行组合连接并浇注混凝土，形成的被控侵权产品落入了涉案专利权的保护范围，福建章诚隆公司的行为属于制造被控侵权产品的行为，构成了对ZL20092001××××.2号实用新型专利权的侵犯，福建章诚隆公司的上述抗辩理由，原审法院依法予以驳回。

关于高密帝宝公司主张的合法来源抗辩的问题。

高密帝宝公司提供了其与滕州市巨星新型建材有限公司签订的购销合同证明被控侵权产品具有合法来源，原审法院经审查认为，本案济南巨星公司所诉的涉案侵权产品是填充减荷盒构件现浇钢筋混凝土板，而高密帝宝公司自滕州市巨星新型建材有限公司购进的是减荷构件，该减荷构件仅是被控侵权产品的一个部件，因此，高密帝宝公司以产品来源合法应免于赔偿责任的抗辩理由，原审法院不予支持。

另，关于高密帝宝公司在庭审过程中提出的追加滕州市巨星新型建材有限公司作为被告参加诉讼的申请，因滕州市巨星新型建材有限公司不是本案的必要共同诉讼人，原审法院已当庭驳回该申请。

关于高密帝宝公司、福建章诚隆公司的法律责任问题。

未经权利人许可，福建章诚隆公司制造、使用被控侵权产品，高密帝宝公司使用被控侵权产品，均侵犯了ZL20092001××××.2号实用新型专利权，济南巨星公司要求高密帝宝公司、福建章诚隆公司承担停止侵权、赔偿损失的诉讼请求，有事实和法律依据，应予支持。

关于济南巨星公司要求高密帝宝公司停止制造侵权产品的诉讼请求，原审法院经审查认为，高密帝宝公司是涉案工程的建设单位，也是被控侵权产品的使用方，济南巨星公司并没有提供证据证明高密帝宝公司存在制造侵权产品的行为，对该项诉讼请求，原审法院依法不予支持。

关于高密帝宝公司、福建章诚隆公司承担损失赔偿的责任及具体数额问题。

本案中，被控侵权产品中的部件减荷构件是由高密帝宝公司购进，因此高密帝宝公司对被控侵权产品的制造存有过错，高密帝宝公司、福建章诚隆公司的行为构成共同侵权，济南巨星公司要求高密帝宝公司、福建章诚隆公司承担连带赔偿责任，有事实和法律依据，原审法院予以支持。

关于损失赔偿的具体数额，济南巨星公司未能提供证据证明其实际损失数额，也未能提供有效证据证明高密帝宝公司、福建章诚隆公司的实际获利情况，济南巨星公司虽然提交了专利实施许可合同并约定了专利许可使用费用，但没有证据证明该合同约定的费用合理并已实际履行，且该合同的转让方和受让方具有利害关系，故不能据此确定赔偿数额。

因此，原审法院根据已查明的事实、涉案实用新型专利的类别、高密帝宝公司、福建章诚隆公司的主观过错程度、行为的性质、情节及济南巨星公司为制止侵权所支付的必要开支等因素，考虑到涉案工程的具体情况，酌情确定高密帝宝公司、福建章诚隆公司连带赔偿济南巨星公司100000元。

综上，原审法院依据《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决：一、福建章诚隆建设工程有限公司立即停止制造、使用侵犯ZL20092001××××.2号实用新型专利权产品的行为，高密帝宝置业有限公司立即停止使用侵犯ZL20092001××××.2号实用新型专利权产品的行为；

二、福建章诚隆建设工程有限公司、高密帝宝置业有限公司连带赔偿济南巨星建筑科技技术有限公司经济损失人民币100000元；

三、驳回济南巨星建筑科技技术有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费8050元，由济南巨星建筑科技技术有限公司负担2000元，由福建章诚隆建设工程有限公司、高密帝宝置业有限公司负担6050元。

高密帝宝公司、福建章诚隆公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求依法撤销原审判决，改判驳回济南巨星公司的全部诉讼请求。

主要理由是：涉案专利已经国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）宣告无效，济南巨星公司据此主张权利的基础不复存在，应驳回其诉讼请求。

被上诉人济南巨星公司答辩称，原审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回高密帝宝公司、福建章诚隆公司上诉请求，维持原审判决。

本院二审查明以下事实：2015年1月26日，专利复审委作出第24811号《无效宣告请求审查决定书》，决定宣告专利号为ZL20092001××××.2的“一种填充减荷盒构件现浇钢筋混凝土板”实用新型专利权全部无效。

济南巨星公司对该事实没有异议。

上述事实有高密帝宝公司、福建章诚隆公司二审提交的专利复审委第24811号《无效宣告请求审查决定书》及二审庭审笔录在案佐证。

最高人民法院在2011年11月的全国法院知识产权审判工作座谈会上指出，知识产权案件审理中要兼顾公平和效率，妥善处理好专利侵权与专利确权的关系。

民事裁判作出前，专利复审委员会作出宣告涉案专利无效的决定的，可以根据案件具体情况裁定驳回专利权人的起诉。

宣告专利权无效的决定在随后的行政诉讼程序中被判决撤销的，专利权人可以在判决生效后重新起诉。

本院认为，由于本案在二审审理过程中高密帝宝公司、福建章诚隆公司向本院提交了新证据，也即专利复审委员会于2015年1月26日作出的第24811号《无效宣告请求审查决定书》，双方当事人对该证据均无异议，本院予以采信。

根据该证据显示，涉案专利也即专利号为ZL20092001××××.2、名称为“一种填充减荷盒构件现浇钢筋混凝土板”的实用新型专利权已经被专利复审委员会宣告无效，故本院认为，济南巨星公司在原审中提起专利侵权诉讼的权利依据已经不复存在。

依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十条之规定，裁定如下：一、撤销山东省潍坊市中级人民法院（2014）潍知初字第218号民事判决；

二、驳回济南巨星建筑科技技术有限公司的起诉。

本裁定为终审裁定。