新疆维吾尔自治区高级人民法院 民 事 判 决 书 （2015）新民三终字第81号 上诉人（原审原告）：新疆岳麓巨星建材有限责任公司,住所地乌鲁木齐市高新区。

法定代表人：蒋棠，该公司董事长。

委托代理人：李明东，新疆引法律师事务所律师。

上诉人（原审被告）：南通市戴庄建筑安装工程有限公司,住所地江苏省南通市如皋市。

法定代表人：张德明，该公司总经理。

委托代理人：张瑞军，新疆银石律师事务所律师。

上诉人新疆岳麓巨星建材有限责任公司（以下简称岳麓公司）因与被上诉人南通市戴庄建筑安装工程有限公司（以下简称戴庄公司）侵害发明专利纠纷一案，不服乌鲁木齐市中级人民法院于2015年7月30日作出的（2015）乌中民三初字第36号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2015年9月17日立案后，依法组成合议庭，于2015年11月11日公开开庭审理了本案。

上诉人岳麓公司的委托代理人李明东，上诉人戴庄公司的委托代理人张瑞军到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原审法院经审理查明：2003年9月15日，邱则有向国家知识产权局提出名称为“一种现浇砼用轻质胎模构件”的发明专利申请，其权利要求书共27项，包括：“1、一种现浇砼用轻质胎模构件，包括多面体实心轻质材料构件（1），其特征在于所述的多面体实心轻质材料构件（1）为泡沫塑料块、膨胀珍珠岩块、膨胀蛭石块、发泡或加气砼块、陶粒砼块、稻草谷壳胶结材料块、木炭砼块或者水泥胶结的泡沫粒料，多面体实心轻质材料构件（1）的外表面局部或全部裹覆有水泥浆或水泥砂浆或水泥纤维浆或水泥纤维砂浆或水泥钢丝砂浆或砼外膜层（5）。

2、根据权利要求1所述的一种现浇砼用轻质胎模构件，其特征在于所述的多面体实心轻质材料构件（1）内夹有网状增强物（6）。

3、根据权利要求1所述的一种现浇砼用轻质胎模构件，其特征在于所述的多面体实心轻质材料构件（1）至少一个竖向拐角处设置为竖向倒角（2）。

4、根据权利要求1所述的二种现浇砼用轻质胎模构件，其特征在于所述的多面体实心轻质材料构件（1）的四周竖向拐角处均设置为竖向倒角（2）。

……7、根据权利要求1至6中任一权利要求所述的一种现浇砼用轻质胎模构件，其特征在于所述的多面体实心轻质材料构件（1）中含有增强物（6）；

……9、根据权利要求1至6中任一权利要求所述的一种现浇砼用轻质胎模构件，其特征在于所述的多面体实心轻质材料构件（1）的水平剖面或垂直剖面形状为多边形、多弧形、波纹形或圆形。

10、根据权利要求9所述的一种现浇砼用轻质胎模构件，其特征在于多边形为长方形、正方形、弧角多边形或倒角多边形。

……”等。

2009年4月8日，国家知识产权局为邱则有颁发了第486607号《发明专利证书》，专利号×××。

该专利目前合法有效。

2010年12月16日，因邱则有提出著录项目变更请求，将专利权人变更为湖南邱则有专利战略策划有限公司。

2014年1月1日，湖南邱则有专利战略策划有限公司以专利权人身份向岳麓公司出具《专利实施许可及维权授权书》载明：授权岳麓公司在新疆维吾尔自治区所辖区域独占实施×××号发明专利，并授权岳麓公司实施与此相关的其他专利权，授权期限自2014年1月1日至2016年12月31日。

”2014年10月13日，岳麓公司向戴庄公司发出《告知函》，称戴庄公司在霍尔果斯经济开发区第二幼儿园项目施工中使用的苯板楼盖块的产品特征完全落入了发明专利××ד一种现浇砼用轻质胎模构件”的专利权利特征保护范围，构成专利侵权，要求戴庄公司停止使用该产品。

岳麓公司分别以邮寄和公证送达方式向戴庄公司送达该函，同时对戴庄公司的施工现场进行了公证证据保全，为此支持邮寄费23.2元，公证费4000元。

另，经原审法院调取证据查明，2012年12月12日，国家知识产权局专利复审委员会基于无效宣告请求人王璋的申请，经审查后作出第19733号《无效宣告请求审查决定》，决定内容为：宣告×××号发明专利权的权利要求1、2以及，权利要求7、9-11、13-19、21、22、25直接或间接引用权利要求1或2时的技术方案无效，在权利要求3-6、8、12、20、23-24、26、27以及权利要求7、9-11、13-19、21、22、25直接或间接引用权利要求3-6中任一项的技术方案的基础上维持该专利权继续有效。

原审法院认为，我国专利法规定，发明专利的保护范围以其权利要求书中的必要技术特征为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。

发明专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，不得实施其专利，不得为生产经营目的制造、使用、销售其专利产品，或者使用其专利方法，以及使用、销售依据该专利方法直接获得的产品，否则应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

依法取得独占实施许可权的专利使用权人可自主向人民法院提起诉讼。

岳麓公司提交的证据可证实，涉案专利由原专利权人邱则有取得后，又变更为湖南邱则有专利战略策划有限公司享有。

岳麓公司经该公司许可和授权，获得了涉案专利的独占实施权并享有依法维权的权利，故戴庄公司辩称岳麓公司无诉讼主体资格的抗辩理由不成立，原审法院不予支持。

庭审中，将戴庄公司使用的产品与岳麓公司专利产品进行庭审比对，戴庄公司使用的空心苯板混凝土楼盖盒“倒角”的技术特征已落入了涉案专利的保护范围，该产品对涉案专利产品构成了侵权，戴庄公司未经专利权人许可，施工中使用上述产品的行为亦属侵权行为。

同时专利法第七十条规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

本案中，戴庄公司使用的侵权产品系从伊宁边境经济合作区水漫桥陶粒制品厂购进，有合法来源。

原告未能提供戴庄公司明知购进的产品系侵权产品，即戴庄公司故意实施侵权行为的证据，因此，根据上述法律规定，戴庄公司为生产经营目的使用不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，产品有合法来源，不应承担赔偿责任。

但戴庄公司在今后的经营中，不得再使用侵害原告涉案专利的产品，对已使用的产品如果拆除，只会造成社会资源的不必要浪费，故戴庄公司亦无需拆除。

综上，依据《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条第一款、第七十条之规定，判决如下：一、南通市戴庄建筑安装工程有限公司于本判决生效后不得再使用侵犯新疆岳麓巨星建材有限责任公司独占实施的×××号发明专利权的产品；

二、驳回新疆岳麓巨星建材有限责任公司要求南通市戴庄建筑安装工程有限公司赔偿经济损失112000元的诉讼请求；

三、驳回新疆岳麓巨星建材有限责任公司要求南通市戴庄建筑安装工程有限公司赔偿因制止侵权行为所产生的交通差旅费、公证费、冲印照片费、查询费等共计14849元的诉讼请求。

岳麓公司不服一审判决上诉称，一、被上诉人被书面告知专利侵权后仍继续大量制造、使用被控侵权产品，已构成故意侵权，不构成“合法来源”中的“不知道”。

《专利法》第七十条：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

”该条款要求，销售或使用者只有符合“不知道”且“来源合法”时，才可以免除赔偿责任。

上诉人曾以书面方式多次告知被上诉人涉嫌专利侵权，而被上诉人提供的所谓伊宁市边境合作区水漫桥陶粒制品厂“发货单”日期有2014年10月20日、23日、31日、11月1日不等，很明显，被上诉人在多次接到上诉人侵权告如后，任然继续进货使用被控侵权产品，其行为完全是故意的，根本不符合《专利法》第77条所规定的“不知道”条件。

二、被上诉人辩称“合法来源”证据不足。

按照正常的商品交易惯例，完整的货物买卖活动一般需要有买卖合同、付款凭证、发货单、入库单等、运输合同、购销发票等产生，而本案中，被上诉人始终不能提供证明买卖合同存在并实际付款。

再者，被上诉人提供的证据内容均涉及案外第三人，所有证据材料在庭审中也并没有得到案外第三人的任何认可或印证，根本不能确认其真实性。

请求二审法院依法判决：1、撤销（2015）乌中民三初字第36号民事判决第二项，改判被上诉人赔偿上诉人经济损失112000元；

2、撤销（2015）乌中民三初字第36号民事判决第三项，改判被上诉人赔偿上诉人因制止侵权行为所产生的交通费、公证费、查询费等共计14849元。

3、由被上诉人承担一、二审全部诉讼费用。

戴庄公司答辩称，应当驳回岳麓公司的诉讼请求。

我公司不存在擅自使用被控侵权产品的事实。

我公司使用的是另外一个厂家供货的有实用新型专利的产品，我公司不生产，只是使用。

戴庄公司上诉请求：一、上诉人在庭审中向法庭提供的2014年4月由方高松取得了实用新型专利证书的专利中要求书、说明书及附图中均说明、显示，法庭所述认定的“倒角”技术本身已存在于上诉人使用的方高松发明的空心苯板混凝土楼盖盒产品中。

2、此种“倒角”技术是一种大众技术，在诸多领域及产品中均被广泛使用。

3、本案中上诉人所使用的产品是否构成侵权的问题，一审法院不能简单而直接判定该产品构成侵权。

法院应责成被上诉人直接起诉空心苯板混凝土楼盖盒的发明人及生产该产品的厂家，或在本案追加空心苯板混凝土楼盖盒的发明人及生产厂家作为被告参加诉讼，以确认上诉人使用的产品是否构成侵权，本案中空心苯板混凝土楼盖盒的发明人及生产厂家未参加诉讼，作为上诉人也仅仅是空心苯板混凝土楼盖盒产品的使用人，法庭在本案中直接判决侵权，导致的后果是直接剥夺了空心苯板混凝土楼盖盒的发明人及该产品生产厂家的合法民事权利。

请求驳回岳麓公司的诉讼请求。

岳麓公司答辩称，我公司在戴庄公司施工时发现其使用侵权产品，便发函告知其侵权，但其仍继续使用，在主观上存在侵权的故意。

上诉人戴庄公司不构成合法来源，我公司的专利权至今有效，戴庄公司使用的被控侵权产品的特点完全落入被上诉人专利权的保护范围，请求支持我公司的上诉请求。

二审中，戴庄公司提交新证据1份，伊犁州知识产权局处罚决定书一份，证明我公司使用的产品是方桂松生产的，未侵犯岳麓公司的发明专利权。

岳麓公司质证，对真实性认可，关联性不认可，该处罚决定书中的专利与本案不是同一个专利。

本院对该证据的真实性予以确认。

二审查明，被控侵权产品的特征为：六面体泡沫塑料实心构件，外表面全部裹覆有水泥砂浆，构件内夹有网状增强物，构件的四周横向拐角处设置有横向倒角，构件的垂直剖面为倒角六边形，四周竖向拐角处无竖向倒角。

本院查明的其他事实与一审查明的事实一致，本院予以确认。

本院认为，本案的争议焦点为：1、被控侵权产品的技术特征是否落入了岳麓公司的发明专利保护范围；

2、戴庄公司使用被控侵权产品是否构成合法来源；

3、戴庄公司是否应当承担赔偿责任。

最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定，人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；

被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

发明专利的独立权利要求确定了该发明专利权的最大保护范围，从属权利要求的保护范围较小且在独立权利要求的保护范围之内。

独立权利要求被宣告无效后，其直接从属的权利要求就上升成为了独立权利要求。

在发明专利权的权利要求被宣告部分无效的情况下，应当以每一项被维持有效的权利要求记载的技术特征，与其引用的权利要求记载的技术特征，共同确定专利权的保护范围，不能因所引用的权利要求无效而限制维持有效的权利要求的保护范围。

本案中，涉案专利经国家知识产权局专利复审委员会应无效宣告请求人王璋申请审查后作出审查决定，宣告本案发明专利权的权利要求1、2以及权利要求7、9-11、13-19、21、22、25直接或间接引用权利要求1或2时的技术方案无效，在权利要求3-6、8、12、20、23-24、26、27以及权利要求7、9-11、13-19、21、22、25直接或间接引用权利要求3-6中任一项的技术方案的基础上维持该专利权继续有效。

岳麓公司在诉讼中明确请求人民法院对该专利权的权利要求3、4、7、9、10予以保护，故本院只针对岳麓公司要求保护的权利要求确定保护范围并进行审查。

本案中，发明专利的独立权利要求1和权利要求2以及引用权利要求1或2的部分权利要求被宣告无效后，不能单独以权利要求1或权利要求7、9、10引用权利要求1或权利要求2记载的技术特征确定专利权的保护范围，但从属权利要求3、4是涉案专利被维持有效的权利要求部分，具有创造性的权利要求3、4与其引用的被宣告无效的权利要求1，权利要求7、9与其引用的权利要求6，权利要求10引用权利要求9，均构成了具有创造性的完整的技术方案，故本案结合岳麓公司请求保护范围应以权利要求3、4与其引用的被宣告无效的权利要求1（即3-1，4-1），权利要求7、9与其引用的权利要求6（即7-6-5-1，9-6-5-1），权利要求10引用权利要求9（即10-9-3-1，10-9-4-1，10-9-5-1，10-9-6-5-1）的技术特征确定保护范围，应当将被控侵权产品的技术特征分别与上述本院确定的保护范围的8个技术方案的技术特征逐一进行比对。

1、关于被控侵权产品是否落入权利要求3、4保护范围的问题。

涉案专利的权利要求3载明的技术特征是，根据权利要求1所述的一种现浇砼用轻质胎模构件，其特征在于所述的多面体实心轻质材料构件至少一个竖向拐角处设置为竖向倒角。

权利要求4的技术特征是，根据权利要求1所述的一种现浇砼用轻质胎模构件，其特征在于所述的多面体实心轻质材料构件的四周竖向拐角处均设置为竖向倒角。

而被控侵权产品的四周竖向拐角处并无竖向倒角，故被控侵权产品未落入权利要求3、4的保护范围。

2、关于被控侵权产品是否落入权利要求7、9保护范围的问题。

有效的权利要求7为：根据权利要求6所述的一种现浇砼用轻质胎模构件，其特征在于所述的多面体实心轻质材料构件中含有增强物，即7-6-5-1；

有效的权利要求9为：根据权利要求6所述的一种现浇砼用轻质胎模构件，其特征在于所述的多面体实心轻质材料构件的水平剖面或垂直剖面形状为多边形、多弧形、波纹形或圆形，即9-6-5-1。

权利要求6载明的技术特征是，根据权利要求1所述的一种现浇砼用轻质胎模构件，其特征在于所述的竖向倒角与横向倒角或横向阴角彼此呈正交或斜交或立交或环交设置。

经比对，因被控侵权产品不含有竖向倒角的技术特征，故被控侵权产品的技术特征未落入7-6-5-1及9-6-5-1的保护范围，即不构成对权利要求7、9的侵权。

3、关于被控侵权产品是否落入权利要求10保护范围的问题。

涉案专利的权利要求10载明的技术特征是，根据权利要求9所述的一种现浇砼用轻质胎模构件，其特征在于多边形为长方形、正方形、弧角多边形或倒角多边形，即10-9-3-1，10-9-4-1，10-9-5-1，10-9-6-5-1。

经对比，被控侵权产品的技术特征为六面体泡沫塑料实心构件，外表面全部裹覆有水泥砂浆，构件的四周横向拐角处设置有横向倒角，垂直剖面是倒角六边形，与10-9-5-1的技术特征一致，故被控侵权产品构成对权利要求10的侵权。

原审法院未查明被控侵权产品的其他技术特征仅以“倒角”技术特征落入涉案专利的保护范围即确定构成侵权不妥，本院予以纠正，但是原审法院判决戴庄公司构成对岳麓公司发明专利权的侵犯正确，本院予以维持。

关于戴庄公司是否构成合法来源的问题。

本案被控侵权产品为岳麓公司诉称的“实心体聚苯乙烯泡沫块外裹水泥楼盖块”，经查被控侵权产品确实为“实心体”。

原审法院认定戴庄公司使用的被控侵权产品从伊宁边境经济合作区水漫桥陶粒制品厂购进，而戴庄公司与伊宁边境经济合作区水漫桥陶粒制品厂签订的《产品订货购销合同》中载明的南通戴庄公司购进的是“空心苯板混凝土楼盖盒”，伊宁边境经济合作区水漫桥陶粒制品厂供货单载明的是“苯板楼盖块”，与本案“实心体”的被控侵权产品明显不一致，故原审法院依据戴庄公司提交的《产品订货购销合同》、《发货单》等证据认定戴庄公司构成合法来源无事实依据，属认定事实错误，本院予以纠正。

关于戴庄公司是否应当承担赔偿责任的问题。

基于本案权利人因被侵权所受到的实际损失及侵权人因侵权所获得的利益均难以确定，故本院综合考虑涉案专利权类型、戴庄公司实际侵权行为情节、产品利润率等因素，对戴庄公司应当赔偿的经济损失数额在法律规定的赔偿幅度内予以酌定。

对岳麓公司主张南通戴庄公司赔偿其为制止侵权行为所支出的合理费用，本院予以支持。

关于戴庄公司请求追加空心苯板混凝土楼盖盒的发明人及生产厂家作为被告参加诉讼主张，无法律依据本院不予支持。

综上，原审判决认定事实不清，适用法律错误，本院予以纠正。

上诉人岳麓公司的上诉请求有事实与法律依据，本院予以支持；

上诉人南通戴庄公司的上诉请求无事实、法律依据，本院不予支持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）、（三）项、第一百七十五条之规定，判决如下： 一、维持乌鲁木齐市中级人民法院（2015）乌中民三初字第36号民事判决第一项，即南通市戴庄建筑安装工程有限公司于本判决生效后不得再使用侵犯新疆岳麓巨星建材有限责任公司独占实施的×××号发明专利权的产品；

二，撤销乌鲁木齐市中级人民法院（2015）乌中民三初字第36号民事判决第二、第三项，即驳回新疆岳麓巨星建材有限责任公司要求南通市戴庄建筑安装工程有限公司赔偿经济损失112000元的诉讼请求；

驳回新疆岳麓巨星建材有限责任公司要求南通市戴庄建筑安装工程有限公司赔偿因制止侵权行为所产生的交通差旅费、公证费、冲印照片费、查询费等共计14849元的诉讼请求；

三、南通市戴庄建筑安装工程有限公司于判决生效之日起十日内赔偿新疆岳麓巨星建材有限责任公司经济损失及合理开支50，000元。

一审案件受理费2836.98元（新疆岳麓巨星建材有限责任公司已预交），由新疆岳麓巨星建材有限责任公司负担1718.64元，南通市戴庄建筑安装工程有限公司负担1118.34元。

二审案件受理费2906.98元（新疆岳麓巨星建材有限责任公司预交2836.98元，南通市戴庄建筑安装工程有限公司预交70元），由新疆岳麓巨星建材有限责任公司负担1718.64元，南通市戴庄建筑安装工程有限公司负担1188.34元。

本判决为终审判决。