江苏省淮安市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）淮中知民初字第0010号原告（反诉被告）吴宏中，男，汉族，1972年10月5日生。

委托代理人柏基鹏，江苏益淮律师事务所律师。

被告（反诉原告）镇江市金鑫体育用品有限公司。

法定代表人葛云祥，该公司总经理。

委托代理人谭登才，江苏思扬宏律师事务所律师。

原告、反诉被告吴宏中与被告、反诉原告镇江市金鑫体育用品有限公司（以下至判决主文前简称镇江金鑫）实用新型专利实施许可合同纠纷一案，本院于2014年3月12日立案受理后，镇江金鑫在答辩期内提出管辖权异议。

本院依法组成合议庭对管辖权异议进行审理后，于2014年5月12日作出（2014）淮中民辖初字第9号民事裁定，裁定驳回镇江金鑫的管辖权异议。

镇江金鑫对该裁定不服，提起上诉。

江苏省高级人民法院经审理后于2014年7月16日作出（2014）苏知民辖终字第35号民事裁定，裁定驳回上诉，维持原裁定。

后本院依法组成合议庭分别于2014年8月28日、2014年9月9日两次公开开庭审理了本案。

吴宏中及其委托代理人柏基鹏、镇江金鑫的委托代理人谭登才两次开庭均到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

吴宏中诉称，2013年11月17日，其与镇江金鑫签订专利转让合同，将其所有的一种单人健身娱乐羽毛球专利授权镇江金鑫独家生产、销售。

合同生效后，其依约履行了主要义务，但镇江金鑫未按约定向其支付相关款项。

为维护合法权益，特诉至法院，请求：1、依法判决解除专利转让合同，镇江金鑫支付违约金5万元并退还全部专利资料；

2、依法判决镇江金鑫支付专利使用费1万元；

3、本案诉讼费用由镇江金鑫承担。

镇江金鑫答辩并提起反诉称：1、吴宏中存在如下违约或失信行为：合同签订时尚拖欠专利年费；

该专利存在被政府采取计划推广许可的情况；

至今未为镇江金鑫对接球头生产商；

2、镇江金鑫同意解除合同，可以返还吴宏中相应资料；

3、吴宏中的起诉缺乏事实和理由，依民事诉讼法关于起诉条件的规定，应予以驳回；

4、因合同签订时吴宏中的专利权存在缺陷，故镇江金鑫有权拒绝支付1万元专利许可使用费。

综上，请求判令吴宏中对镇江金鑫承担违约金5万元；

反诉费用由吴宏中承担。

针对镇江金鑫的反诉，吴宏中答辩称：1、合同签订时，镇江金鑫对是否缴纳年费和滞纳金是清楚的，另外，根据专利法的相关规定，年费缴纳有六个月的延展期，吴宏中在接到专利局的催缴通知后，已于2013年12月6日缴纳了年费和滞纳金；

2、涉案专利不存在镇江金鑫所称的被政府采取计划推广许可的情形，而且吴宏中已经依约为镇江金鑫对接了球头生产商；

3、合同签订后，吴宏中多次要求镇江金鑫支付转让费，并发出书面的催款函，但镇江金鑫一直置之不理，也没有提出吴宏中存在任何违约或失信行为的复函。

综上，请求驳回镇江金鑫的反诉请求。

吴宏中为证明其主张，提供如下证据：第一组：1、实用新型专利证书一份，证明专利权人为吴宏中，实用新型的名称为一种单人健身娱乐羽毛球，专利号为ZL201120391051.3，授权公告日为2012年8月22日，证明吴宏中是该专利的发明人，依法享有专利权。

2、通过国家知识产权局网站对涉案专利的查询结果打印件一份，证明涉案专利仍然是合法有效的。

3、2011年10月24日国家知识产权局专利申请受理通知书以及缴纳申请费通知书各一份，证明吴宏中都是在接收到国家知识产权局发出的缴费通知书后缴纳的专利年费。

4、国家知识产权局于2013年11月13日向吴宏中发出的缴费通知书，证明目的同上。

5、国家知识产权局专利收费收据一份。

证明吴宏中已经缴纳了涉案专利2013年度的年费及滞纳金。

第二组：6、2013年11月17日吴宏中与镇江金鑫签订的《专利转让合同》，证明镇江金鑫应当在合同签订后七日内向吴宏中支付1万元使用费，并且根据合同约定，专利年费的交纳义务应当由镇江金鑫承担。

7、葛云祥于2013年11月17日出具的收条一份，证明在签订合同的当天，吴宏中已经将专利的相关材料交给了镇江金鑫。

8、交通费发票一组及照片一张，证明2013年11月17日吴宏中到镇江签订涉案合同，应镇江金鑫要求于2013年11月18日与葛云祥一同到上海对接球头生产商，吴宏中已经履行了该义务。

9、涉案专利羽毛球一个，证明在对接球头生产商后，镇江金鑫生产出了成品。

第三组：10、2013年12月6日吴宏中向镇江金鑫及其法定代表人发出的一份催缴函以及EMS的快递单，证明因镇江金鑫未能在合同约定时间支付1万元专利使用费，吴宏中发出催款函。

第四组：11、台橡（上海）实业有限公司营业执照复印件；

12、台橡（上海）实业有限公司出具的《证明》。

上述两份证据证明吴宏中已经履行了为镇江金鑫对接球头生产商的合同义务。

镇江金鑫的质证意见是：证据1的真实性无异议，但专利证书明确专利年费应当在每年的10月7日前缴纳，并非是经催缴后才缴纳；

证据2真实性无异议，但不能说明吴宏中依约缴纳了年费；

证据3真实性无异议。

但对证明目的有异议，专利年费并不是经过催缴后才缴纳，而应当按时缴纳；

证据4真实性无异议，可以证实吴宏中没有按照规定的时间缴纳年费；

证据5真实性无异议；

证据6真实性无异议，但是对证明目的有异议，根据合同约定及实际履行情况看，2013年度的专利年费应当由吴宏中缴纳；

证据7真实性无异议，仅能证明吴宏中向镇江金鑫交接了相关技术资料；

证据8真实性无异议，但不能证明吴宏中已经履行了对接球头生产商的合同义务；

证据9不是镇江金鑫生产的；

证据10真实性无异议，但不能证明镇江金鑫存在违约行为。

证据11系复印件，真实性无法确认，即便真实，根据营业执照中的经营范围，台橡（上海）实业有限公司也不具备生产涉案专利球头的资质；

证据12真实性存疑，即便真实，尚不足以证明吴宏中已经履行了对接球头生产商的合同义务，吴宏中还应补充提交证据。

镇江金鑫为证明其主张，提交如下证据：1、2013年11月17日吴宏中与镇江金鑫签订的《专利转让合同》，证明根据合同约定，因吴宏中存在拖欠年费的失信行为，镇江金鑫有权拒绝支付1万元使用费；

吴宏中未为镇江金鑫对接球头生产商，构成违约。

2、实用新型专利证书一份，证明涉案专利的年费必须在每年的10月7日前缴纳。

3、从国家知识产权局网站查询的涉案专利收费打印件一份，证明吴宏中没有按照规定缴纳年费。

4、2013年11月18日葛云祥往返镇江与上海的车票三张，证明合同签订后，应吴宏中要求，葛云祥陪同其到上海游玩，并由镇江金鑫支付了两人的车费。

吴宏中的质证意见是：证据1无异议；

证据2无异议，专利年费的缴纳有6个月的延展期，涉案专利是有效的；

证据3的真实性不予认可，吴宏中所有缴费行为都是经催缴后才缴纳的；

证据4真实性无异议，可以证明在合同签订后，吴宏中确与葛云祥来到台橡（上海）实业有限公司，吴宏中已经履行了对接球头的义务。

经审理查明，2011年10月7日，吴宏中向国家知识产权局提出名为“一种单人健身娱乐羽毛球”的实用新型专利申请，并于2012年8月22日获得授权，专利号为ZL201120391051.3。

2013年11月17日，吴宏中（转让方）与镇江金鑫（受让方）签订《专利转让合同》，吴宏中将其所有的专利号为ZL201120391051.3的实用新型专利授权镇江金鑫“独家生产、销售许可”，且不受地域限制。

合同约定，吴宏中的主要义务是：应在合同生效后7天内向镇江金鑫提供经比对无误的实用新型专利证书及相关技术的完整资料；

提供技术指导，对接球头生产商；

不得向镇江金鑫以外的任何一方转让实施该专利并保守该专利技术秘密；

协助镇江金鑫办理专利转让备案手续及打假。

镇江金鑫的主要义务是：于合同生效后7日内向吴宏中支付许可使用费1万元，自合同产品投产之日起每年按销售额的1%向吴宏中支付提成费；

不得许可任何第三方实施该专利；

承担支付专利年费的义务。

合同第7条“专利权完整担保条款”约定，吴宏中保证，在合同订立时，专利权不存在如下缺陷：该专利权受物权或抵押权的约束；

专利权的实施受到另一个现有的专利权限制；

有专利先用权的存在；

有强制许可证的存在；

有被政府采取“计划推广许可”的情况；

专利权项下的发明属非法所得；

允许其他任何一方实施该专利；

未依规定交纳年费及滞纳金。

该条同时约定，在合同订立时，如吴宏中不如实向镇江金鑫告知上述权利缺陷，镇江金鑫有权拒绝支付使用费，并要求吴宏中无条件全额退还使用费、提成费等费用。

合同第9条约定，吴宏中在合同生效后7天内未交付全部技术资料和按镇江金鑫要求实地提供技术指导，吴宏中无条件向镇江金鑫支付违约金5万元，镇江金鑫有权解除合同。

合同第10条约定，镇江金鑫逾期30天不支付技术使用费的，吴宏中有权解除合同，镇江金鑫应当补交使用费，支付数额为5万的违约金。

合同第11条约定，任何一方违约或失信均无条件向对方承担违约金5万元，并赔偿对方因此所受损失。

合同第15条约定，本合同自双方当事人签字、盖章之日起生效，至专利失效之日止。

吴宏中、镇江金鑫的法定代表人葛云祥分别在合同尾部的转让方、受让方处签名，受让方处还加盖了镇江金鑫的合同专用章。

合同签订当日，吴宏中向镇江金鑫交付了相关专利技术资料。

2013年11月18日，吴宏中与镇江金鑫的法定代表人葛云祥来到台橡（上海）实业有限公司，洽谈羽毛球头的开发事宜。

2013年12月6日，吴宏中通过EMS向镇江金鑫发出《催款函》，要求镇江金鑫支付1万元专利使用费。

2013年11月13日，国家知识产权局向吴宏中发出《缴费通知书》，吴宏中于2013年12月6日向国家知识产权局交纳年费600元、滞纳金30元。

认定上述事实有专利号为ZL201120391051.3的实用新型专利证书、国家知识产权局专利收费收据、《专利转让合同》、葛云祥于2013年11月17日出具的收条、台橡（上海）实业有限公司出具的《证明》、当事人陈述等证据证实，本院予以确认。

庭审后，吴宏中向本院书面表示放弃其关于要求镇江金鑫返还专利技术资料的诉讼请求。

本院认为，本案争议焦点是：1、吴宏中与镇江金鑫在履行涉案合同过程中，是否存在违约行为；

2、如果违约行为存在，违约金如何确定；

3、镇江金鑫是否应当向吴宏中支付专利使用费1万元。

关于争议焦点1。

《专利转让合同》第2条约定，“本许可合同的授权性质为受让方独家生产、销售许可”，并结合合同对双方权利义务的具体约定，本院认为，吴宏中与镇江金鑫之间系实用新型专利实施许可合同关系，双方为此签订的《专利转让合同》不违反法律强制性规定，合法有效，双方应当依诚实信用原则全面履行合同。

镇江金鑫反诉称，吴宏中存在如下违约行为：合同签订时尚拖欠专利年费；

该专利存在被政府采取计划推广许可的情况；

至今未为镇江金鑫对接球头生产商。

关于拖欠专利年费问题。

“未依规定交纳年费及滞纳金”位于合同第7条“专利权完整担保条款”中，综观合同内容来看，双方设置该条款的目的是确保被许可使用的专利合法有效。

合同签订时涉案专利2013年年费虽未交纳，但吴宏中随后已经按照国家专利局的要求在规定的时间内缴纳了年费，该行为并未影响涉案专利的效力，对镇江金鑫实施专利也未造成任何影响。

因此，本院认为，吴宏中未及时交纳专利年费不应被认定为违约或失信行为。

关于涉案专利是否被政府采取计划推广许可，镇江金鑫对此未提交证据证明，吴宏中予以否认，故本院对该项理由不予采信。

关于吴宏中是否为镇江金鑫对接球头生产商问题。

根据合同第4条约定，对接球头生产商是吴宏中应当履行的主要义务之一。

双方提交的火车票反映，吴宏中与镇江金鑫的法定代表人葛云祥在合同签订的第二天，共同前往上海，且当天下午各自返回居住地；

吴宏中提交的照片反映，吴宏中与葛云祥共同参与了某一事项的洽谈；

台橡（上海）实业有限公司出具的《证明》反映，吴宏中与葛云祥于2013年11月18日中午共同前往其公司商谈羽毛球头的开发事宜，而前述的照片恰恰就是当时在其公司洽谈时的场景；

台橡（上海）实业有限公司的营业执照反映，该公司的经营范围包括生产热可塑性弹性体工程塑料。

本院认为，上述证据相互印证，可以证明吴宏中已经履行了对接球头生产商的义务。

综上，本院认为，吴宏中在履行合同过程中，并不存在违约行为，镇江金鑫的反诉缺乏事实依据，本院不予支持。

镇江金鑫未依约定在合同生效后7日内向吴宏中支付1万元，在合同签订后无故未组织实施专利生产，构成违约，应当承担违约责任。

关于争议焦点2，根据合同约定，一方违约的应当向对方承担违约金5万元，并赔偿对方因此所受损失。

镇江金鑫当庭表示，如其构成违约，约定的违约金过高，请求法院予以调整。

本院认为，虽然吴宏中未能就镇江金鑫违约给其造成的损失提交证据证明，但是，根据合同约定，如果镇江金鑫能够全面履行合同，吴宏中将可依产品销售额的1%收取提成费。

因此，本院综合全案情况，以及镇江金鑫对违约的主观过错，将镇江金鑫应当向吴宏中支付的违约金调整至1万元。

关于争议焦点3，双方在签订的合同中明确约定，镇江金鑫应当在合同生效后7日内先向吴宏中支付1万元使用费，本院认为，镇江金鑫应当按照约定向吴宏中支付1万元。

鉴于镇江金鑫当庭表示同意解除《专利转让合同》，本院照准。

综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十三条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一、二款、第三百四十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、解除吴宏中与镇江市金鑫体育用品有限公司于2013年11月17日签订的《专利转让合同》；

二、镇江市金鑫体育用品有限公司自本判决生效之日起十日内向吴宏中支付许可使用费1万元、违约金1万元；

三、驳回吴宏中的其他诉讼请求；

四、驳回镇江市金鑫体育用品有限公司的反诉请求。

如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本诉案件受理费1300元，由吴宏中负担850元，镇江市金鑫体育用品有限公司负担450元（吴宏中已预交，镇江市金鑫体育用品有限公司自本判决生效之日起十日内给付吴宏中）；

反诉案件受理费525元，由镇江市金鑫体育用品有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本两份，上诉于江苏省高级人民法院，并按照国务院《诉讼费用交纳办法》的规定，向江苏省高级人民法院预交上诉案件受理费（江苏省高级人民法院开户行：中国农业银行南京市分行山西路支行，账号：10-113301040002475）。