上海知识产权法院民 事 判 决 书（2020）沪73知民初174号原告：璞儿(上海)新材料科技有限公司，住所地上海市闵行区。

法定代表人：吴敦起，执行董事。

委托诉讼代理人：张爱民，上海德禾翰通律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李东陆，上海德禾翰通律师事务所律师。

被告：宁波杭州湾新区嘉诺邦塑料制品有限公司，住所地浙江省。

法定代表人：金菊英，总经理。

委托诉讼代理人：施可群，浙江五磊律师事务所律师。

被告：上海由禾工贸有限公司，住所地上海金山区枫泾镇一号桥北堍2号23号11室。

法定代表人：杨林，执行董事。

委托诉讼代理人：邵吉辉，北京盈科(上海)律师事务所律师。

委托诉讼代理人：洪雅如，北京盈科(上海)律师事务所律师。

被告：上海东方电视购物有限公司，住所地上海市杨浦区。

法定代表人：林震，执行董事。

委托诉讼代理人：姚慧芸，上海虹桥正瀚律师事务所律师。

委托诉讼代理人：陈淑媛，上海虹桥正瀚律师事务所律师。

原告璞儿(上海)新材料科技有限公司(以下简称璞儿公司)与被告宁波杭州湾新区嘉诺邦塑料制品有限公司(以下简称嘉诺邦公司)、上海由禾工贸有限公司(以下简称由禾公司)、上海东方电视购物有限公司(以下简称东方购物公司)假冒他人专利纠纷一案，本院于2020年2月12日立案。

2020年7月24日，本院依法组织庭前会议并公开开庭对本案进行了审理。

原告璞儿公司的委托诉讼代理人张爱民、李东陆，被告嘉诺邦公司的委托诉讼代理人施可群，被告由禾公司的委托诉讼代理人邵吉辉、洪雅如，被告东方购物公司的委托诉讼代理人姚慧芸、陈淑媛到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告向本院提出诉讼请求：1.判令三被告停止假冒原告ZLXXXXXXXXXXXX.X号专利的行为；

2.判令三被告赔偿原告经济损失50万元；

3.判令三被告赔偿原告为维权支出的合理费用3万元。

事实和理由：案外人武汉璞儿抗菌用品有限公司2008年11月12日向国家知识产权局申请“抗菌塑料片状菜板及其制造方法”(以下简称涉案专利)并于2011年12月21日获得授权。

2014年12月31日，专利权人变更为原告，该专利目前有效。

原告发现，被告东方购物公司在其电视购物和网络购物渠道大量销售的“璞儿抗菌防滑砧板”产品(以下简称涉案产品)上标注了涉案专利号，但经检测涉案产品并无抗菌性能。

上述涉案产品由被告嘉诺邦公司生产并销售给被告由禾公司，再由被告由禾公司销售给被告东方购物公司。

由于利用涉案专利技术生产的菜板具有抗菌功能，而涉案产品无抗菌性能，故涉案产品未实施涉案专利技术却在产品包装上标注涉案专利号，故原告认为三被告的行为构成假冒专利行为，请求判如诉请。

被告嘉诺邦公司辩称：1.原告最后一次购买涉案产品的时间是2016年8月，此后即停止销售涉案产品，且原告亦未就各被告在此日期之后还存在销售涉案产品的行为提供相应的证据，故原告最晚应于2019年8月起诉，而实际上原告于2020年2月才提起本案诉讼，已经超过法律规定的诉讼时效。

2.原告检测报告不合法，该份检测报告认定产品不具有抗菌性的结论不能成立；

3.退一步讲，即使涉案产品不具有抗菌性，被告嘉诺邦公司经过了专利权人合法授权使用涉案专利技术，其行为不构成假冒专利。

综上，请求法院驳回原告的全部诉讼请求。

被告由禾公司辩称：1.原告提起本案诉讼超过诉讼时效。

2.原告在购买涉案产品后经过一年多时间才进行检测，期间的保管不当等因素均会影响检测结论，故原告提交的检测报告结论不科学，且涉案产品是否使用专利技术与是否构成假冒专利无必然联系；

3.退一步讲，由禾公司作为销售商，不知道涉案产品涉嫌假冒，且涉案产品具有合法来源，已尽到合理的注意义务。

综上，请求法院依法驳回原告的全部诉讼请求。

被告东方购物公司辩称：1.被告嘉诺邦公司在涉案产品上标注涉案专利号系经过专利权人许可使用涉案专利技术，不构成假冒专利行为；

2.退一步讲，即使原告主张，涉案产品抗菌性能不达标，也属于因实施专利许可合同产生的纠纷，而非假冒专利行为；

3.被告东方购物公司主观上无过错，且其销售的产品具有合法来源，已经尽到合理的注意义务。

综上，请求法院驳回原告的全部诉讼请求。

各方当事人围绕诉辩主张提交了证据，本院组织当事人对证据进行了举证、质证。

对原告提供的涉案专利文件、专利登记簿副本、(2016)沪闸证经字第2499、2500、2643号公证书、(2017)沪闸证经字第1631号公证书、微谱技术服务公司《检测报告》、购销合同、律师费发票，被告嘉诺邦公司提供的授权书、支付凭证，被告由禾公司提供的购销合同、经销商确认书，被告东方购物公司提供的专利许可使用协议等证据，本院予以确认，并据此查明以下事实：案外人严某某、王某某于2008年11月12日向国家知识产权局提出名称为“抗菌塑料片状菜板及其制造方法”的发明专利申请并于2011年12月21日获得授权，专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.X。

2012年4月26日，涉案专利的专利权人变更为严某某，严某某曾任原告的法定代表人。

2014年12月31日，涉案专利的专利权人变更为原告。

涉案专利有6项权利要求，其摘要记载：本发明公开了一种抗菌塑料片状菜板及其制备方法，它由功能母粒、聚丙烯高分子材料、抗菌母粒按一定比例配制，其步骤是：首先是将无机填料碳酸钙、滑石粉、立德粉、聚乙烯低分子腊，直接加入聚丙烯高分子材料树脂中，混合机混合，造粒；

其次是将无机硅酸盐抗菌剂、聚乙烯低分子腊直接加入聚丙烯高分子材料树脂中，混合，造粒；

第三是功能母粒与聚丙烯高分子材料和无机含银离子的硅酸盐抗菌母粒的比例拌和；

第四是将混合物倒入装有菜板模具的塑料注塑机中，加热，搅拌、溶解，注塑，成型，冷却；

第五是将制成的含抗菌母粒与热塑性橡胶搅拌后，放置模具中，成型，得抗菌防滑菜板，本发明方法易行，操作简便，实用性强，防滑和抗菌效果好。

2013年11月22日，严某某出具授权书载明：严某某将其本人名下所属发明专利(专利号：XXXXXXXXXXX.5)及实用新型专利有偿授予被告嘉诺邦公司生产销售永久共用。

审理中，原告确认严某某名下所有专利包括：专利号XXXXXXXXXXXX.X的“抗菌塑料片状菜板及其制造方法”发明专利、专利号XXXXXXXXXXXXX的“抗菌防滑菜板”的实用新型专利、专利号XXXXXXXXXXXXX的“抗菌防滑菜板”的实用新型专利、专利号为XXXXXXXXXXXXX的“菜板”外观设计专利。

原、被告均认可授权书上的发明专利指涉案专利，专利号不一致系笔误。

原告对被告诺嘉邦公司获得了合法授权这一事实本身无异议，但认为诺嘉邦公司并未在涉案产品中使用涉案专利技术。

2013年12月3日，严某某(甲方)与诺嘉邦公司股东张国廷(乙方)签署《专利许可使用协议》，甲方将包括涉案专利在内的四项专利权许可给张国廷永久生产、销售使用。

该协议中载明的张国廷的通知方式为嘉诺邦公司住所地。

使用费及支付方式：有偿使用专利方式，乙方利用本协议项下的专利技术或实用新型专利制造的产品每销售电视购物一套应向甲方支付人民币2元的专利许可使用费，其他渠道每销售一块菜板应向甲方支付人民币1元的专利许可使用费。

2014年9月22日，嘉诺邦公司向严某某支付专利使用费20万元。

2014年10月29日，被告嘉诺邦公司与被告由禾公司签订购销合同，被告由禾公司从被告嘉诺邦公司处购买涉案产品。

2015年3月22日，被告嘉诺邦公司向被告东方购物公司出具经销商确认书，确认由禾公司为嘉诺邦公司生产销售的“璞儿高效抗菌防滑砧板升级组”品牌厨具产品在大陆行政区域内电视购物渠道的经销商，经销期限自2015年3月22日起至2016年9月19日止。

之后，被告由禾公司与被告东方购物公司签订代销合同，约定东方购物公司接受由禾公司的商品或服务的代销委托，通过甲方运作的电视播放、网上购物、商品目录等方式在一定的条件下向顾客销售商品，并向由禾公司收取代销费用。

2016年8月3日，上海才富律师事务所的委托代理人秦臻登陆东方购物网站购买“璞儿高效抗菌防滑砧板升级组”两套(单价299元)，支付598元，商品销售页面显示商品评价1011。

同年8月4日，秦臻在上述订单收货地址收取两箱涉案产品。

涉案产品外包装箱有经销商上海东方电视购物有限公司字样，涉案产品包装有“璞儿高效抗菌防滑砧板”、“专利产品仿冒必究”、“本产品采用国家发明专利配方，以抗菌母粒的形式添入塑料产品中”、“采用纳米无机抗菌新概念，添加获得发明专利的自主专利配方抗菌母粒”“发明专利号：XXXXXXXXXXXX.X”字样，背面有上海璞儿实业发展有限公司及生产商嘉诺邦公司电话、地址、传真信息。

2016年10月26日，上海才富律师事务所向东方购物公司就东方购物公司的电视和网络购物平台销售璞儿系列砧板产品侵害璞儿商标权事宜发送律师函。

2017年4月25日，上海才富律师事务所向被告上海东方购物公司关联公司上海东方希杰商务有限公司发送律师函，律师函中载明璞儿系列产品抗菌率极低，涉嫌商标侵权、假冒专利以及销售假冒伪劣产品。

审理中，被告上海东方购物公司认可其知晓该律师函。

2017年9月28日，秦臻将其于2016年8月3日公证购买的涉案产品委托上海微谱化工技术有限公司进行抗菌性检验，2017年11月7日，上海微谱化工技术有限公司出具的检测报告显示：璞儿抗菌菜板(红)的金黄色葡萄球菌ATCC6538p抗菌率为20%，大肠杆菌ATCC8739的抗菌率为0%；

璞儿抗菌菜板(蓝)金黄色葡萄球菌ATCC6538的抗菌率为85%，大肠杆菌ATCC25922的抗菌率为86%。

本案中，原告主张维权合理费用律师费3万元。

本院认为，本案争议焦点在于：1、原告提起本案诉讼是否超过诉讼时效；

2、被告的行为是否构成假冒专利行为以及如若构成民事责任的承担。

对此，本院分别评述如下：一、关于本案是否超过诉讼时效本院认为，本案中，尽管原告购买涉案产品的时间为2016年8月，但原告曾于2017年4月25日以发送律师函的方式向被告主张相应的权利，故诉讼时效中断，诉讼时效期间于2017年4月重新起算。

原告于2020年2月提起本案诉讼，已满民法通则规定的二年诉讼时效期间，但未满民法总则规定的三年诉讼时效期间。

根据《最高人民法院关于适用诉讼时效制度若干问题的解释》第二条，民法总则施行之日，诉讼时效期间尚未满民法通则规定的二年或者一年，当事人主张适用民法总则关于三年诉讼时效期间规定的，人民法院应予支持。

由于民法总则施行时，本案诉讼时效尚未满两年，因此本案诉讼时效应按照三年诉讼时效期间计算，故原告于2020年2月提起本案诉讼并未超过法律规定的诉讼时效。

二、关于被告的行为是否构成假冒专利行为。

本院认为，《中华人民共和国专利法实施细则》第八十四条规定，下列行为属于专利法第六十三条规定的假冒专利的行为：(一)在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识，专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识，或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号；

(二)销售第(一)项所述产品；

(三)在产品说明书等材料中将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计，将专利申请称为专利，或者未经许可使用他人的专利号，使公众将所涉及的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计；

(四)伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件；

(五)其他使公众混淆，将未被授予专利权的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计的行为。

根据上述规定，假冒专利包括两种情形：一是未经许可使用他人真实、有效的专利号、证书或者文件，使人误认为使用者是该专利的专利权人，相关的产品或方法是他人的专利产品或者专利方法；

二是捏造出一个根本不存在或者不再受保护的专利，然后声称自己的产品或者方法是专利产品或者专利方法。

上述两种情形的区别在于被假冒的对象存在不同，前者假冒的是他人真实有效的专利，后者假冒的是从未存在过的专利或者过期专利。

假冒专利的行为一方面会导致公众误认为假冒人推销的产品或方法是专利产品或者专利方法，并出于对专利的信任而与之交易，从而上当受骗；

另一方面，也会导致真正的专利权人声誉受到损害或使公众丧失对真正专利产品或专利方法的信任，因此假冒专利行为是应当受到禁止的违法行为，行为人应承担相应的法律责任。

本案中，由于被控侵权产品明确标注了原告的涉案专利号，原告享有真实有效的专利权，故本案属于在第一种情形下进行判断的问题。

在第一种情形中，构成假冒专利的前提是未经专利权人的许可而使用，经过许可使用专利技术并标注专利号的行为难以谓之假冒。

本案中，被告系经原告合法授权而生产、销售被控侵权产品并在产品上标注相应的专利号，故被告标注涉案专利号的行为具有合法的依据，不属于假冒专利的行为。

关于原告主张由于被控产品未实际使用专利方法，而仍标注相应专利号的意见，本院认为，首先，原告提交的检测报告并不足以证明被控产品未实施涉案专利的技术方案。

根据专利法及相关司法解释的规定，专利侵权的判定贯彻全面覆盖原则，人民法院判断被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

因此专利侵权的判定是对全部技术特征的比对，而非技术效果的比对。

原告以被控产品的抗菌率未达专利产品99%的抗菌率为由主张被控产品未实施涉案专利技术方案，实际上是对技术效果进行比对，违反了专利侵权比对的全面覆盖原则。

其次，退一步讲，即使如原告所述，被控产品未实施涉案专利的技术方案，也并不意味着被告的行为必然构成假冒专利的行为。

本院认为，是否构成假冒专利的行为与被控产品是否实际使用了专利技术方案本身没有必然的联系。

一方面，即使被控产品没有使用专利技术方案，只要行为人经过了专利权人的授权许可，就不属于假冒专利的行为，因为假冒他人真实有效的专利以未经专利权人许可为前提。

尽管此时专利权人的利益亦有可能受到损害，但专利权人不可基于假冒专利追究行为人的责任，而是可以通过专利许可合同的相关约定追究行为人合同法上的责任。

另一方面，如果行为人实际使用了专利技术方案且未经专利权人许可，但若其并未在产品上标注相关的专利标识，此时可能构成专利侵权行为，但仍难以构成假冒专利的行为。

综上，原告的主张混淆了假冒专利行为与使用涉案专利技术方案之间的关系，对于原告的上述意见本院不予采信。

综上所述，依照《中华人民共和国专利法》第六十八条、《中华人民共和国专利法实施细则》第八十四条、《民法总则》第一百八十八条、第一百九十五条、《最高人民法院关于适用中华人民共和国诉讼时效制度若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：驳回原告璞儿(上海)新材料科技有限公司的全部诉讼请求。

本案案件受理费人民币9,100元，由原告璞儿(上海)新材料科技有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。

审　判　长　　陈惠珍审　判　员　　杨馥宇人民陪审员　　黄田花二〇二一年七月十九日法官　助理　　杨青青书　记　员　　侯楠竹附：相关法律条文一、《中华人民共和国专利法》第六十八条假冒专利的，除依法承担民事责任外，由负责专利执法的部门责令改正并予以公告，没收违法所得，可以处违法所得五倍以下的罚款；

没有违法所得或者违法所得在五万元以下的，可以处二十五万以下的罚款；

构成犯罪的，依法追究刑事责任。

二、《中华人民共和国专利法实施细则》第八十四条下列行为属于专利法第六十三条规定的假冒专利的行为：（一）在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识，专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识，或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号；

（二）销售第（一）项所述产品；

（三）在产品说明书等材料中将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计，将专利申请称为专利，或者未经许可使用他人的专利号，使公众将所涉及的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计；

（四）伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件；

（五）其他使公众混淆，将未被授予专利权的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计的行为。

专利权终止前依法在专利产品、依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识，在专利权终止后许诺销售、销售该产品的，不属于假冒专利行为。

销售不知道是假冒专利的产品，并且能够证明该产品合法来源的，由管理专利工作的部门责令停止销售，但免除罚款的处罚。

三、《民法总则》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。

法律另有规定的，依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。

法律另有规定的，依照其规定。

但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

第一百九十五条有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算：（一）权利人向义务人提出履行请求；

（二）义务人同意履行义务；

（三）权利人提起诉讼或者申请仲裁；

（四）与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。

四、《最高人民法院关于适用中华人民共和国诉讼时效制度若干问题的解释》第一条民法总则施行后诉讼时效期间开始计算的，应当适用民法总则第一百八十八条关于三年诉讼时效期间的规定。

当事人主张适用民法通则关于二年或者一年诉讼时效期间规定的，人民法院不予支持。