{C} 中华人民共和国最高人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）最高法知民终571号 上诉人（原审被告）：四川兰晨管业有限公司。

住所地：四川省成都市邛崃市羊安工业园区羊纵一线**。

法定代表人：冯平，该公司总经理。

委托诉讼代理人：马东晓，北京中伦律师事务所律师。

委托诉讼代理人：张鹏，北京中伦律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：成都凯源管业有限公司。

住所地：四川省成都市成华区建材路********。

法定代表人：刘万军，该公司执行董事兼总经理。

委托诉讼代理人：曹晋玲，四川力久律师事务所律师。

委托诉讼代理人：张迪，四川力久律师事务所律师。

上诉人四川兰晨管业有限公司（以下简称兰晨管业公司）因与被上诉人成都凯源管业有限公司（以下简称凯源管业公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服四川省成都市中级人民法院于2019年10月15日作出的（2019）川01知民初94号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2020年4月26日立案后，依法组成合议庭进行了审理。

本案现已审理终结。

兰晨管业公司上诉请求：依法撤销原审判决，改判兰晨管业公司对凯源管业公司ZL201720695953.3实用新型专利不构成侵权，驳回凯源管业公司原审全部诉讼请求，并由凯源管业公司承担本案一、二审诉讼费。

其主要事实和理由：1.被诉侵权产品采用的是现有技术，不构成对涉案专利的侵犯；

2.上诉人在涉案专利申请日前已经制造相同产品，至少已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用，不应被视为侵犯专利权，一审判决存在大量事实认定错误，应当予以纠正；

3.一审判决认定赔偿数额严重缺乏事实和法律依据，应当予以纠正。

凯源管业公司针对兰晨管业公司的上诉答辩称：一、兰晨管业公司的现有技术抗辩不成立。

1.兰晨管业公司在二审中增加新的抗辩事由，对被上诉人不公；

2.兰晨管业公司已基于现有技术提出无效宣告请求，故无需在本案中对其现有技术抗辩予以审理。

二、兰晨公司的先用权不符合成立条件，该抗辩不能成立。

三、一审判决赔偿事实清楚，适用法律正确。

凯源管业公司向原审法院提起诉讼，原审法院于2019年1月17日立案受理，凯源管业公司起诉请求：1.判令兰晨管业公司立即停止侵害凯源管业公司专利权的行为，即立即停止生产、许诺销售被诉侵权产品的行为；

2.判令兰晨管业公司赔偿凯源管业公司经济损失及制止侵权行为的合理开支共计100000元整。

兰晨管业公司原审答辩：兰晨管业公司对凯源管业公司享有涉案专利的专利权没有异议，认可实施了凯源管业公司主张的被诉侵权产品制造及许诺销售行为，被诉侵权产品包含与涉案专利权利要求7相同的全部技术特征，但兰晨管业公司在凯源管业公司申请涉案专利前就已经生产被诉侵权产品，根据《中华人民共和国专利法》第六十九条第一款第（二）项及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第二款的规定，兰晨管业公司的行为属于先用权行为，不构成对凯源管业公司涉案专利权的侵犯，不应承担侵权责任。

综上，请求驳回凯源管业公司的诉讼请求。

原审法院认定事实： 2018年1月2日，凯源管业公司经国家知识产权局授权取得专利号为ZL2017XXXX5953.3号，名称为“塑钢缠绕结构壁管”的实用新型专利，专利申请日为2017年6月15日。

专利登记簿副本附页显示第2年度年费已缴纳。

该专利的权利要求书包括9项权利要求，权利要求1为主权利要求，记载的内容为：一种塑钢缠绕结构壁管，包括由板材螺旋卷制的管体，所述板材沿长度方向延伸，螺旋卷制后粘结形成管体，其特征在于：所述板材包括顶部、底部和位于两侧的侧壁，所述顶部、底部和侧壁围成的板材内部具有沿板材长度方向的空腔；

在螺旋卷制后，侧壁与之相邻的侧壁面之间完全贴合在一起；

在所述空腔内部，板材的顶部和底部之间设有沿板材长度方向延伸的加强筋，至少在部分加强筋内部设有沿板材长度方向延伸的增强钢带。

在本案审理过程中，凯源管业公司主张依据涉案专利的权利要求7进行保护。

权利要求7记载的内容为：根据权利要求1所述的塑钢缠绕结构壁管，其特征在于：在所示空腔内设有两条所述加强筋，各个所述加强筋距离侧壁的距离小于所述加强筋之间的距离。

凯源管业公司为证明兰晨管业公司实施了被诉侵权行为，提交了四川省成都市成都公证处出具的（2018）川成证经字第34662号、33848号公证书。

根据两份公证书记载，2018年11月，兰晨管业公司销售人员向凯源管业公司公证代理人邮寄了被诉侵权产品、被诉侵权产品宣传册及被诉侵权产品报价书，兰晨管业公司的销售人员展示了被诉侵权产品并作出销售被诉侵权产品的意思表示。

2018年12月，兰晨管业公司就被诉侵权产品实施了许诺销售行为。

公证书记载的前述被诉侵权产品上粘贴有合格证，合格证上标识有：名称“双平壁塑钢复合缠绕管”、“四川兰晨管业有限公司制造”，兰晨管业公司就被诉侵权产品实施了制造行为。

凯源管业公司当庭提交公证封存物。

原审法院确认包装物封存完好。

凯源管业公司当庭打开该封存物，内有被诉侵权产品实物一件、产品报价书一本、宣传手册一本，报价书第51页中有“双平壁塑钢缠绕管”的三种不同规格产品的具体报价，宣传手册第47、48页中有“双平壁塑钢缠绕管”的详细介绍，在48页左下角处有产品横截面示意图，与被诉侵权产品“双平壁复合缠绕管”横截面存在明显区别。

凯源管业公司为本案支出公证费3000元。

原审另查明，兰晨管业公司成立于2010年11月16日，经营范围为生产销售：聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯管材管件及排水设备；

节水灌溉工程及管道安装工程。

以上事实，有“实用新型专利证书”“国家知识产权局专利收费收据”“专利登记薄副本”“（2018）川成证经字第34662号、33848号公证书”“公证费发票”“《购销合同》”“增值税专用发票”“营业执照”以及当事人陈述等证据材料在案佐证。

兰晨管业公司为证明其在涉案专利申请日之前作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用，提交了2份《产品购销合同》及附件、2张江苏增值税专用发票、1张四川增值税专用发票。

因《产品购销合同》（TL-20170113002）为传真复印件，无其他证据相互印证，真实性无法核实，故不予采信。

《产品购销合同》（TL-20160623002）为合同原件，且合同加盖有兰晨管业公司公章，合同及合同附件加盖有兰晨管业公司骑缝章，具有真实性。

根据该合同主文及附件记载，2016年6月23日，兰晨管业公司向苏州铁龙机械有限公司定制了产品名称为“SGB中空缠绕管辅机、SGB缠绕管辅机”各一套/台，合同金额为385000元。

合同中还列明SGB800、SGB1200中空双壁缠绕管辅机的生产线配置清单，其中载明“主挤出机，需方自备，真空定型箱，需方自备”“主机挤出模具（方管）”。

2张江苏增值税专用发票的开票时间分别为2017年12月11日、2017年4月30日，销售方载明均为苏州铁龙机械有限公司，货物名称为“缠绕管辅机生产线、井条机、模具、真空吸料机”，开票金额分别为232000元和407000元。

1张四川增值税专用发票开票时间为2017年3月28日，交易方为达州川闽建材有限公司，载明的货物有“双平壁塑钢缠绕管”。

因TL-20160623002号购销合同未记载任何能将所采购设备与被诉侵权产品形成关联的信息，不能证明合同中购买的设备用于生产被诉侵权产品，且兰晨管业公司在原审庭审中也无法向原审法院说明合同中的设备是否只能生产被诉侵权产品。

结合合同第二页生产线配置清单载明“主挤出机，需方自备，真空定型箱，需方自备”“主机挤出模具（方管）”等信息，可以推定合同中采购的设备至少可以用来生产的产品主要为方管，而本案的被诉侵权产品为圆管，采购合同中的设备与生产被诉侵权产品之间无法形成唯一对应关系。

原审法院还注意到，该合同对应的江苏增值税发票开票时间为2017年4月30日，远晚于合同签订时间，不符合正常的交易习惯，且发票上记载的货物名称、金额与购销合同均不一致，无法证明发票中列明的设备即为合同中所列设备，也无法证明发票中列明的设备用于生产被诉侵权产品。

四川增值税专用发票虽列出了货物包括了“双平壁塑钢缠绕管”，但不能据此认定该货物即为本案被诉侵权产品，原因在于，在相同名称“双平壁塑钢缠绕管”下，宣传册中第48页出现了与被诉侵权产品结构不相同的产品，表明在相同“双平壁塑钢缠绕管”货物名称下存在两种以上不同产品结构的产品，在兰晨管业公司没有其他证据可以证明其在先生产的相关产品结构的情形下，该份增值税发票系孤证，仅凭发票名称，不能证明销售行为的真实履行情况，亦不能证明其主张的在先生产的相关产品与被诉侵权产品属于相同产品。

综上，对兰晨管业公司提交的2份《产品购销合同》及附件、2张江苏增值税专用发票、1张四川增值税专用发票不予采信。

原审法院认为： 国家知识产权局于2018年1月2日授予凯源管业公司专利名称为“塑钢缠绕结构壁管”实用新型专利证书，专利号为ZL2017XXXX5953.3号。

该专利按期缴纳专利年费，目前处于合法有效状态，其权利应受法律保护。

本案原审争议焦点在于：1.兰晨管业公司的被诉侵权行为是否构成侵权；

2.兰晨管业公司主张的先用权抗辩是否成立；

3.若侵权成立，兰晨管业公司的民事责任承担问题。

一、兰晨管业公司的被诉侵权行为是否构成侵权 《中华人民共和国专利法》第十一条第一款规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

兰晨管业公司未经凯源管业公司的许可，生产、许诺销售落入包含与涉案专利权利要求7相同的全部技术特征的被诉侵权产品，因被诉侵权产品落入了凯源管业公司的涉案专利的保护范围，故兰晨管业公司的行为侵害凯源管业公司的涉案专利的专利权。

二、兰晨管业公司主张的先用权抗辩是否成立 《中华人民共和国专利法》第六十九条规定，有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：……；

（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第二款规定，有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；

（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

兰晨管业公司主张其在涉案专利申请日之前作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。

以及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条第二款规定，没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。

故兰晨管业公司应对其主张的先用权抗辩负有举证责任，现其主张的相关事实证据不足，应当承担不利后果。

综上，兰晨管业公司的先用权抗辩因缺乏证据不能成立。

三、兰晨管业公司的民事责任承担问题 兰晨管业公司的行为侵害凯源管业公司的涉案专利的专利权，应承担相应的民事责任。

根据《中华人民共和国侵权责任法》第二条规定，侵害民事权益，应当依照本法承担侵权责任。

第十五条规定，承担侵权责任的方式主要有：（一）停止侵害；

（二）排除妨碍；

（三）消除危险；

（四）返还财产；

（五）恢复原状；

（六）赔偿损失；

（七）赔礼道歉；

（八）消除影响、恢复名誉。

以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。

成都凯源公司提出停止生产、许诺销售侵权产品的诉讼请求，原审法院予以支持。

《中华人民共和国专利法》第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支；

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”。

鉴于凯源管业公司对于因侵权行为所受到的实际损失、兰晨管业公司因侵权行为所获得的利益及涉案专利许可使用费等事实均未举证，原审法院结合涉案专利的类型、凯源管业公司为维权支出的合理开支及兰晨管业公司的侵权相关情节，酌定兰晨管业公司赔偿凯源管业公司因侵害实用新型专利权造成的经济损失及维权合理开支共计80000元。

原审法院判决：一、兰晨管业公司于判决生效之日起立即停止生产、许诺销售侵害凯源管业公司专利号为ZL2017XXXX5953.3专利权的产品；

二、兰晨管业公司于判决生效之日起十日内，赔偿凯源管业公司经济损失及维权合理开支80000元；

三、驳回凯源管业公司其他诉讼请求。

如兰晨管业公司未按照判决指定的期间履行上述金钱给付义务，则应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案一审案件受理费2300元，由凯源管业公司负担500元，兰晨管业公司负担1800元。

本院二审期间，兰晨管业公司向本院提交如下证据：1.CN2013162367U中国实用新型专利授权公告文本；

2.CN203052005U中国实用新型专利授权公告文本；

3.CN202708365U中国实用新型专利授权公告文本；

4.CN201764139U中国实用新型专利授权公告文本；

证据1—4欲共同证明被诉侵权产品的技术为现有技术，不构成对涉案专利的侵犯。

5.《挤出模具加工承揽合同》（合同编号201607130113）；

6.《挤出模具加工承揽合同》（合同编号20160926026）；

7.网上银行电子回单及支付凭证；

8.黄石昊森实业发展有限公司企业信用信息报告，证据5—8欲共同证明兰晨管业公司在涉案专利申请日前已经制造相同产品，至少已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用，不应被视为侵犯专利权。

凯源管业公司对兰晨管业公司提交证据的质证意见为：认可证据的真实性、合法性，不认可关联性和证明力。

凯源管业公司向本院提交如下证据：国家知识产权局无效宣告请求案件受理通知书、证据、信封，欲证明兰晨管业公司已将本案现有技术抗辩的证据作为对比文件向国家知识产权局提起无效宣告请求并已被受理。

兰晨管业公司对凯源管业公司提交证据的质证意见为：对证据的真实性、合法性和关联性均无异议。

本院对双方二审期间所提交证据的认证意见是：对双方提交证据的真实性、合法性予以认定，关联性和证明力将结合全案事实予以综合认定。

本院经审理查明，原审法院查明的事实基本属实，本院予以确认。

二审另查明：2020年9月2日，国家知识产权局作出第45987号无效宣告请求审查决定书（以下简称第45987号决定），宣告2017XXXX5953.3号实用新型专利权全部无效。

决定理由是，涉案专利的权利要求1—5不具备专利法第22条第2款规定的新颖性，权利要求6—9不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

凯源管业公司未在法律规定的收到决定书三个月时间内就第45987号决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。

本院认为，原审法院认定被诉侵权产品技术方案包含有凯源管业公司主张的涉案专利权要求7的全部技术特征，落入了涉案专利权保护范围，兰晨管业公司对此并无异议，原审法院认定结论正确，本院予以确认。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条的规定，原告与本案有直接利害关系是起诉的必要条件之一。

在侵害专利权纠纷诉讼中，原告的诉权可能受到专利权无效宣告程序的影响。

另外，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条第一款的规定，权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。

上诉规定明确了在侵害专利权纠纷诉讼中，如果涉案专利权经行政程序被宣告无效，人民法院可以裁定驳回起诉。

本案中，凯源管业公司依据涉案专利权利要求7主张权利，而涉案专利二审过程中被国家知识产权局宣告全部无效，且凯源管业公司未在法律规定时间内提起行政诉讼，因此第45987号决定已经生效，即本案涉案专利权已经自始无效。

凯源管业公司已无提起本案诉讼的权利基础，本案应当裁定驳回凯源管业公司的起诉。

综上所述，依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百三十条之规定，裁定如下： 一、撤销四川省成都市中级人民法院（2019）川01知民初94号民事判决；

二、驳回成都凯源管业有限公司的起诉。

一审案件受理费2300元，退还成都凯源管业有限公司；

二审案件受理费1800元，退还四川兰晨管业有限公司。

本裁定为终审裁定。

审判长　　徐卓斌 审判员　　雷艳珍 审判员　　邓　卓 二〇二一年一月十四日 法官助理周雷 书记员　　王倩倩 裁判要点 案　　号 （2020）最高法知民终571号 案　　由 侵害实用新型专利权纠纷 合 议 庭 审判长：徐卓斌 审判员：邓卓、雷艳珍 法官助理：周雷 书记员：王倩倩 裁判日期 2021年1月14日 关 键 词 实用新型专利；

专利无效 当 事 人 上诉人（原审被告）：四川兰晨管业有限公司；

被上诉人（原审原告）：成都凯源管业有限公司；

裁判结果 撤销原判、驳回起诉。

原判决主文：一、兰晨管业公司于判决生效之日起立即停止生产、许诺销售侵害凯源管业公司专利号为ZL2017XXXX5953.3专利权的产品；

二、兰晨管业公司于判决生效之日起十日内，赔偿凯源管业公司经济损失及维权合理开支80000元；

三、驳回凯源管业公司其他诉讼请求。

如兰晨管业公司未按照判决指定的期间履行上述金钱给付义务，则应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案一审案件受理费2300元，由凯源管业公司负担500元，兰晨管业公司负担1800元。

相关法条 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条 法律问题 民事诉讼过程中涉案专利权被宣告无效的处理 裁判观点 专利侵权案件中，涉案专利被国家知识产权局宣告无效，且权利人未在法律规定的收到决定后三个月内就被诉决定提起行政诉讼，该无效决定即发生效力，涉案专利自始无效。

此时，该权利人已无提起侵权诉讼的权利基础，人民法院应当裁定驳回起诉。

注：本摘要并非裁定书之组成部分，不具有法律效力。