福建省高级人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）闽民终899号 上诉人（原审被告）：泉州市嘉盛五金塑胶有限公司，住所地泉州市清濛科技工业区2－11（A）。

法定代表人：蒋加河，总经理。

委托诉讼代理人：谢其忠，福建泉南律师事务所律师。

委托诉讼代理人：陈华欣，福建泉南律师事务所实习律师。

被上诉人（原审原告）：福建省安溪宏源工艺有限公司，住所地安溪县城厢镇雅兴工业区。

法定代表人：林木水，董事长。

委托诉讼代理人：方传榜，泉州市博一专利事务所专利代理人。

上诉人泉州市嘉盛五金塑胶有限公司（以下简称嘉盛公司）因与被上诉人福建省安溪宏源工艺有限公司（以下简称宏源公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服福建省福州市中级人民法院（2018）闽01民初186号民事判决，向本院提起上诉。

本院依法组成合议庭对本案进行了审理。

本案现已审理终结。

嘉盛公司上诉请求：1.撤销（2018）闽01民初186号民事判决书的第一、二项判决，驳回宏源公司的全部诉讼请求；

2.本案一、二审诉讼费由宏源公司承担。

事实和理由：一、嘉盛公司享有在先使用权。

被诉侵权产品至少于2015年2月3日之前已有相关企业或其他主体生产、制造和使用。

根据一审所示证据可知，被诉侵权产品，在宏源公司专利申请之前，已经由段小青授权加拿大CTM公司使用，而嘉盛公司也是经CTM公司委托进行生产。

二、涉案专利不具有新颖性、创造性。

（一）涉案专利在2015年2月3日之前就已被广泛地使用，而且在2004年2月，英国就有与涉案专利原理完全一致的在先专利存在。

因此涉案专利不具有新颖性。

（二）涉案专利权利要求1-8，与在先专利相比，均不具有实质性的特点和进步，因此涉案专利不具有创造性。

三、从司法公平公正的目的出发，同时充分体现法律效果与社会效果相统一的原则，结合本案具体情况，应对嘉盛公司的权利给予保护。

嘉盛公司不具有侵权行为，也未因侵权而实质获利，更未对宏源公司造成实质损害，因此不存在损害赔偿问题。

责令嘉盛公司停止生产、销毁产品，对嘉盛公司完成相应合同的义务有巨大的阻碍作用。

宏源公司未提交答辩意见。

宏源公司向一审法院起诉请求：1.判令嘉盛公司立即停止生产、销售、许诺销售侵犯宏源公司专利权（专利号为ＺＬ20152007××××.9）的风车；

2.判令嘉盛公司销毁侵权产品；

3.判令嘉盛公司赔偿宏源公司经济损失以及宏源公司维权所支出的费用共计100万元；

4.判令嘉盛公司承担本案的诉讼费。

一审法院认定事实：宏源公司于2015年2月3日向我国国家知识产权局申请了名为“一种方便组装与拆卸的风车”的实用新型专利，并于2015年5月6日获得公告授权，专利号为ＺＬ20152007××××.9，专利登记簿副本显示该专利的法律状态为有效。

2016年1月25日，国家知识产权局就该专利出具《实用新型专利权评价报告》，初步结论是全部权利要求1-8未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷，具备《中华人民共和国专利法》第二十二条第二款、第三款规定的新颖性和创造性。

宏源公司在诉讼中确认，其在本案中所主张的专利权保护范围为权利要求1。

涉案专利权利要求1记载：一种方便组装与拆卸的风车，包括风车组件及支撑杆，所述风车组件包括叶片、轴套、轴承、以及紧固件，所述轴承固定于所述轴套内，该轴套外圆周面上间隔布置有所述叶片，其特征在于：所述紧固件包括一顶持于该轴承内圈侧面的凸台以及以穿过所述轴承内圈并向轴承另一侧面延伸的连接段，所述支撑杆与该连接段可拆卸的连接。

2017年12月22日，宏源公司向福建省泉州市刺桐公证处申请证据保全公证。

宏源公司的法定代表人林木水与公证员李某、出其新来到坐落在福建省泉州经济技术开发区。

在公证员的见证下，林木水对该室内的现场及物品拍照，共拍得照片33张，照片中显示的一批风车产品，均为嘉盛公司生产。

嘉盛公司在诉讼中提交了上述照片中的风车实物。

2018年6月27日，嘉盛公司就涉案专利向国家知识产权局专利复审委员提出无效宣告请求，因未在期限内缴纳或者缴足无效宣告请求费而被专利复审委员会视为未提出无效宣告请求。

2018年8月27日，嘉盛公司再次提出无效宣告请求，国家知识产权局专利复审委员会于2018年10月29日向嘉盛公司发出《无效宣告请求补正通知书》。

截至本案审理终结前，国家知识产权局专利复审委员会尚未正式受理上述无效宣告请求。

2014年8月25日，案外人段小青向国家知识产权局申请“一种轴套式旋转装置”实用新型专利，并于2015年4月29日获得公告授权，其权利要求载明：1.一种轴套式旋转装置，包括轴承和轴承套，其特征在于：所述轴承套开口端方向上设有卡爪，轴承通过卡爪变形产生的下压力固定在轴承套内；

轴依次穿轴承套、轴承并通过螺杆固定。

2.根据权利要求1所述的一种轴套式旋转装置，其特征在于：所述轴的顶部焊接有螺母和外盖。

以上事实有当事人陈述及以下证据为证：1.“一种方便组装与拆卸的风车”实用新型专利证书（即涉案专利）；

2.《实用新型专利权评价报告》；

3.《专利登记簿副本》；

4.（2018）闽泉桐证内字第119号公证书；

5.“一种轴套式旋转装置”实用新型专利证书（专利号为ＺＬ20142048××××.2）；

6.嘉盛公司提交的被诉侵权产品实物。

一审法院认为，宏源公司依法取得“一种方便组装和拆卸的风车”的实用新型专利权（专利号：ＺＬ20152007××××.9），并按时缴纳年费，该专利目前处于有效状态，应当受到法律保护。

本案的争议焦点在于：被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围以及涉案专利是否为现有技术。

关于被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围的问题，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条第一款、第二款规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；

……”本案中，宏源公司所主张的专利权保护范围为权利要求1。

经比对，权利要求1的技术特征可以被分解为：A.一种方便组装与拆卸的风车；

B.风车包括风车组件及支撑杆；

C.风车组件包括叶片、轴套、轴承、以及紧固件；

D.轴承固定于轴套内；

E.轴套外圆周面上间隔布置有叶片；

F.紧固件包括一凸台及一连接段；

G.紧固件穿过轴承内圈与支撑杆连接；

H支撑杆和紧固件的连接段可拆卸。

被诉侵权产品的技术特征可分解为：a.一种可组装、拆卸的风车；

b.包含灯泡、风车组件及支撑杆；

c.风车组件包括叶片、轴套、轴承及紧固件；

d.轴承固定在轴套内；

e.轴套外圈分布有风车叶片；

f.紧固件由一个半球形盖、一个螺母和一段螺纹连接杆依次焊接而成；

g.该紧固件的螺纹连接杆穿过轴承固定于支撑杆上；

h.紧固件的螺纹连接杆与支撑杆可拆卸。

其中，被诉侵权产品紧固件上的螺母与权利要求1中的“顶持于该轴承内圈侧面的凸台”为相同技术特征；

被诉侵权产品紧固件上的螺纹连接杆与权利要求1中的“一穿过所述轴承内圈并向轴承另一侧面延伸的连接段”为相同技术特征。

因此，根据上述规定，被诉侵权产品的全部技术特征落入涉案专利权的保护范围。

关于涉案专利是否为现有技术的问题。

《中华人民共和国专利法》第二十二条第五款规定：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

”《中华人民共和国专利法》第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第一款规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

”根据上述规定，一审法院对嘉盛公司的现有技术抗辩分析如下：1.嘉盛公司辩称其早在2013、2014年已经开始生产被诉侵权产品并提交外贸订单及样品图纸等证据支持其抗辩。

该组证据系嘉盛公司单方制作，且没有原件核对，无法确认其真实性；

且从图纸上看，未反映出涉案专利所述的紧固件的相应技术特征，即使该份证据是真实的，其现有技术抗辩也不能成立。

2.嘉盛公司辩称其生产的被诉侵权产品实施的系ＺＬ20142048××××.2号“一种轴套式旋转装置”实用新型专利，而该专利属于现有技术。

审查比对专利文件，其申请日为2014年8月25日，早于涉案专利申请日2015年2月3日，其授权公告日为2015年4月29日，晚于涉案专利申请日，即在涉案专利申请日前比对专利尚未对公众公开。

根据前述《中华人民共和国专利法》第二十二条第五款的规定，比对专利应视作一项抵触申请文件而不是现有技术文件作为抗辩依据，嘉盛公司提出的该抗辩实际应为抵触申请抗辩。

根据最高院相关规定，被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案或者外观设计主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术或者现有设计抗辩的审查判断标准予以评判。

故应将被诉落入涉案专利权保护范围的全部技术特征与该比对专利进行比对，技术特征相同或者无实质性差异的，抵触申请抗辩成立。

根据前述比对结果，被诉侵权产品全部落入涉案专利权利要求1的保护范围。

将涉案专利的权利要求1的全部技术特征与比对专利进行比对，前者的技术特征如前所述，后者记载了一种轴套式旋转装置，包括轴承、轴承套、顶部焊接有螺母和外盖的轴及螺杆。

可见，比对专利显然缺少了与叶片有关的技术特征，未覆盖涉案专利权利要求1的全部技术特征，故比对专利不能构成抵触申请，嘉盛公司的抵触申请抗辩不能成立。

嘉盛公司关于涉案专利侵害了他人在先专利权的抗辩，没有法律依据，与本案也不具有关联性，一审法院不予支持。

因此，嘉盛公司的抗辩均不能成立。

根据在案有效证据，不能证明嘉盛公司存在许诺销售的行为，一审法院对宏源公司的相关诉请不予支持。

根据《中华人民共和国专利法》第十一条第一款的规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

”嘉盛公司制造、销售被诉侵权产品的行为侵害了宏源公司的涉案专利权，应当承担停止侵权并赔偿损失的责任。

关于赔偿数额的问题，因宏源公司未提交证据证明其因侵权所受到的实际损失或嘉盛公司因侵权所获得的利益，也没有专利许可使用费可供参考。

根据《中华人民共和国专利法》第六十五条的规定，综合考虑涉案专利权的类型、侵权行为的性质和情节，以及宏源公司为制止侵权行为所支付的合理费用，一审法院酌定赔偿数额为15万元。

综上，被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围，嘉盛公司制造、销售被诉侵权产品的行为构成侵权。

依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：一、泉州市嘉盛五金塑胶有限公司应于判决生效之日立即停止制造、销售侵害福建省安溪宏源工艺有限公司所有的“一种方便组装和拆卸的风车”实用新型专利权（专利号：ＺＬ20152007××××.9）的产品,并销毁侵权产品；

二、泉州市嘉盛五金塑胶有限公司应于判决生效之日起十日内赔偿福建省安溪宏源工艺有限公司经济损失及因制止侵权行为所支出的合理费用150000元；

三、驳回福建省安溪宏源工艺有限公司的其他诉讼请求。

一审案件受理费13800元，由福建省安溪宏源工艺有限公司负担11730元，由泉州市嘉盛五金塑胶有限公司负担2070元。

本院审理查明，在本案二审审理期间，国家知识产权局于2019年4月24日作出第39897号《无效宣告请求审查决定书》，对涉案ＺＬ20152007××××.9号名称为“一种方便组装和拆卸的风车”的实用新型专利宣告专利权全部无效。

本院认为：《中华人民共和国专利法》第四十七条第一款规定，宣告无效的专利权视为自始不存在。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条第一款规定，权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。

本案二审审理期间，因涉案专利权被国家知识产权局宣告全部无效，导致宏源公司据以起诉的权利基础自始不存在。

故宏源公司主张嘉盛公司侵害涉案专利权的权利基础已不存在。

基于该新事实，本院依据上述法律和司法解释规定，驳回宏源公司的起诉。

若后续程序导致涉案专利权利状态发生变化，宏源公司可依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条第二款、第三款及《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，另行起诉。

依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十条规定，裁定如下： 一、撤销福建省福州市中级人民法院（2018）闽01民初186号民事判决；

二、驳回福建省安溪宏源工艺有限公司的起诉。

一审案件预收受理费13800元，退还福建省安溪宏源工艺有限公司；

上诉人泉州市嘉盛五金塑胶有限公司预交的二审案件受理费13800元予以退还。

本裁定为终审裁定。

审　判　长　　陈一龙 代理审判员　　马玉荣 代理审判员　　张丹萍 二〇一九年六月十七日 书　记　员　　陈　楚 附本案适用法律条文： 《中华人民共和国专利法》 第四十七条宣告无效的专利权视为自始即不存在。

宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。

但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》 第二条权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。

有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。

专利权人另行起诉的，诉讼时效期间从本条第二款所称行政判决书送达之日起计算。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第三百三十条人民法院依照第二审程序审理案件，认为依法不应由人民法院受理的，可以由第二审人民法院直接裁定撤销原裁判，驳回起诉。