江苏省高级人民法院民 事 判 决 书（2017）苏民终442号上诉人（原审被告）：山姆电器（南通）有限公司，住所地江苏省南通市港闸区经济开发区城港路36号。

法定代表人：殷珠华，该公司董事长。

委托诉讼代理人：沈志成，江苏通成律师事务所律师。

委托诉讼代理人：成慧明，江苏通成律师事务所律师被上诉人（原审原告）：珠海市春秋光学仪器有限公司，住所地广东省珠海市高新区创新三路18号2号厂房1楼。

法定代表人：何银权，该公司执行董事。

委托诉讼代理人：何放，北京市金杜律师事务所上海分所律师。

委托诉讼代理人：焦晨恩，北京市金杜律师事务所上海分所律师。

上诉人山姆电器（南通）有限公司（以下简称山姆公司）因与被上诉人珠海市春秋光学仪器有限公司（以下简称春秋公司）确认不侵害商标权及诉讼保全损害赔偿纠纷一案，不服江苏省南通市中级人民法院（2016）苏06民初38号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2017年3月30日立案受理后，于同年5月9日公开开庭审理了本案。

上诉人山姆公司的委托诉讼代理人成慧明，被上诉人春秋公司的委托诉讼代理人何放、焦晨恩到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

山姆公司上诉请求：撤销一审判决并驳回被上诉人全部诉讼请求。

事实和理由：1、山姆公司是涉案商标在中国的注册权人，春秋公司生产的商品至今仍有300个棱镜瞄准器用遮光罩未运出国境，故山姆公司有理由怀疑其已在国内销售。

一审法院将相关举证责任分配给山姆公司系举证责任分配错误。

2、一审法院认定山姆公司的保全等行为不构成侵权是正确的，但判决山姆公司赔偿律师费、翻译费等相关费用是错误的。

春秋公司未及时提交全部证据证明其生产产品全部用于出口，山姆公司申请保全并无过错，春秋公司为证明被扣产品不侵权支出的相关费用应由其自行承担。

春秋公司答辩称，1、山姆公司主张未出口的300个遮光罩均已出口至美国，不属于商标法意义上的商标使用行为，也就不构成商标侵权。

2、一审法院判决山姆公司承担赔偿损失具有事实基础和法律依据，确定的赔偿数额合理。

春秋公司向一审法院起诉请求：1.确认春秋公司于2015年8月至2016年1月被九洲海关扣留的民用瞄准镜及相应支架、遮光罩，不侵犯山姆公司第1702472号“BURRIS”注册商标；

2.判令山姆公司赔偿春秋公司经济损失及支出的合理费用，共计50万元。

事实和理由：春秋公司系一家设立于珠海市的瞄准镜生产商，受美国伯里斯公司委托为其生产民用瞄准镜及配件等产品，并将该产品全部出口至美国。

2015年8月，春秋公司在将伯里斯公司委托生产的瞄准镜及相关配件产品申报出口后，山姆公司以其抢注的“BURRIS”商标要求海关采取保护措施，后九洲海关扣留了上述产品。

经春秋公司提供证据证明，海关调查后认为不能认定山姆公司主张的商标侵权行为并向其通知了该结果，山姆公司遂向南通市中级人民法院提起商标侵权诉讼并申请法院对春秋公司被扣产品采取了保全措施，在法院进行实体审理前，山姆公司撤回了该案的起诉。

虽春秋公司在被扣产品上使用了与山姆公司注册商标相同的“BURRIS”标识，但该产品系基于境外商标注册人的合法授权和订单所生产，全部出口至美国，并不在中国境内销售，故不构成对山姆公司注册商标的侵犯。

山姆公司滥用海关知识产权保护措施及申请法院采取保全措施，致使春秋公司难以履行与伯里斯公司间的合同，严重影响了春秋公司的正常生产经营活动，给春秋公司造成巨大经济损失。

山姆公司一审辩称，首先，山姆公司系案涉商标在中国的注册权人，未经山姆公司同意在中国境内使用该商标，均构成侵权。

本案春秋公司是否侵害山姆公司享有的商标权，要看其根据外贸合同所生产刻有“BURRIS”商标的产品是否全部出口，根据春秋公司提供的外贸订单及其开具的发票及海关扣留决定书来看，春秋公司尚有300个棱镜瞄准器用遮光罩并未运出国境，故山姆公司有理由怀疑其有在国内销售之嫌疑，春秋公司不侵权的理由不能成立。

其次，海关扣留春秋公司出口产品后，向其告知在规定时间内可以行使复议或起诉的权利，但其未及时行使上述权利，亦未向山姆公司提供证据证明被扣产品不构成侵权，由此产生或扩大的损失，应由其自行承担。

且春秋公司向法院主张的费用及损失明显畸高，无事实依据。

综上，请求驳回春秋公司的诉讼请求。

一审法院认定事实：伯里斯公司系美国注册企业，该司于2011年8月24日在国际商标分类第9类（包括：双筒望远镜；

瞄准镜；

光学透镜仪等）和13类（枪炮上安装射击瞄准器的支架；

瞄准器等）商品上向美国专利商标局申请注册“BURRIS”商标，该商标于2012年4月17日经核准注册，在商标注册文件中标注有：商标首次使用及商业使用均为1972年11月1日。

伯里斯公司出具声明：其委托春秋公司生产第9类及第13类所涵盖商品，并授权其将“BURRIS”商标附着在所生产商品上，委托期间为2012年6月18日至2022年6月18日，其委托春秋公司所生产商品仅在中国生产，不会在中国销售。

2015年8月4日，拱北海关向山姆公司发送中止放行侵权嫌疑货物通知书，通知主要内容为：春秋公司向九洲海关申报出口的带有“BURRIS”标识的民用瞄准镜1600个、民用瞄准镜配件（支架）4275个、民用瞄准镜配件（遮光罩）300个（目的地：中国境内），涉嫌侵犯山姆公司在海关总署备案的“BURRIS”商标专用权（备案号T2014-33933），如不提供担保，海关将予放行。

其后，拱北海关又另行向山姆公司发送中止放行侵权嫌疑货物通知书，该通知中将目的地更正为：美国，商标备案号更正为：T2014-33934。

8月13日，九洲海关向春秋公司发送扣留决定书，对以上商品予以扣留。

8月21日，北京市金杜律师事务所上海分所律师何放受春秋公司及伯里斯公司委托，分别以传真、电子邮件及邮政快递三种方式向山姆公司发送律师函，其主要内容为：被控侵权货品系春秋公司受美国伯里斯公司委托生产出口，海关作出扣留决定所依据的第1710092号注册商标已于2014年3月13日被撤销，故要求山姆公司向拱北海关撤回知识产权保护申请。

后山姆公司未予回应。

9月18日，春秋公司向海关传真其认为被扣押商品不构成侵权的说明及相关证据材料，拱北海关于10月13日向山姆公司发送通知称，因不能认定所扣留商品是否侵犯其在海关总署备案的“BURRIS”商标专用权（备案号T2014-33934），如自2015年11月20日前未收到人民法院协助执行有关裁定的通知，将予以放行。

11月16日，山姆公司以春秋公司为被告诉至一审法院，请求判令春秋公司停止商标侵权及赔偿损失10万元，后变更请求赔偿额为50万元并向法院申请对春秋公司价值50万元的财产进行保全，一审法院经审查于2015年11月18日作出（2015）通中知民初字第00267-1号民事裁定，冻结春秋公司价值50万元的银行存款或查封、扣押相应价值的其他财产权益，并向拱北海关送达协助执行通知书，对海关查扣的以上商品进行扣押。

2016年1月14日，山姆公司向一审法院申请撤回对春秋公司的起诉，法院裁定准许，并于当日作出（2015）通中知民初字第00267-2号民事裁定，解除对春秋公司的财产保全措施。

山姆公司系第1702472号“BURRIS”商标注册人，核定使用商品为第13类：火器瞄准镜、枪瞄准镜等，商标注册有效期为2002年1月21日至2012年1月20日，后经续展有效期至2022年1月20日，该商标在海关备案号为T2014-33934。

山姆公司还申请注册了第1710092号“BURRIS”商标，在海关的备案号为T2014-33933，该商标因连续三年停止使用，于2013年12月13日被国家工商行政管理总局商标局予以撤销。

春秋公司因案涉货品被扣押支出仓储费2592元，该批货物出口报关代理费为1026元。

春秋公司为本案诉讼支付咨询服务费950元、翻译费630元，为在海关及本院处理与山姆公司的案涉纠纷，春秋公司支付律师费117467.68元。

一审法院认为：一、春秋公司于2015年8月至2016年1月被九洲海关所扣留的民用瞄准镜及相应支架、遮光罩未侵犯山姆公司第1702472号“BURRIS”注册商标专用权。

商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。

判断在相同商品及类似商品上使用相同商标或近似商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。

换言之，是否破坏商标的识别功能是判断侵权与否的基础。

根据查明的事实，伯里斯公司系美国“BURRIS”注册商标权利人（第9类、第13类），春秋公司系受伯里斯公司委托生产案涉被控侵权瞄准镜产品并在该产品上使用“BURRIS”标识，以上产品均出口美国，并不在中国市场销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标识的商品与山姆公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可能性。

春秋公司对其加工出口行为提供了合法的权利来源，且能证明案涉产品确系销往美国，其对“BURRIS”标识的使用行为不会对山姆公司在我国所享有的注册商标专用权造成损害，故应认定春秋公司于2015年8月至2016年1月被九洲海关所扣留的民用瞄准镜及相应支架、遮光罩，未侵犯山姆公司第1702472号“BURRIS”注册商标专用权。

至于山姆公司抗辩称春秋公司尚有300个棱镜瞄准器用遮光罩并未运出国境，涉嫌侵犯其商标权，但并未提供证据证明春秋公司在国内销售的证据，对其该辩称，一审法院不予支持。

二、山姆公司就案涉产品申请保全的行为不存在故意或重大过失。

因保全引起的损害赔偿案件，应当适用侵权责任法规定的过错责任归责原则。

申请是否有错误，应审查申请人申请保全是否存在故意或重大过失。

首先，山姆公司对春秋公司案涉被扣商品申请保全有合法理由。

本案中，山姆公司接到海关通知后，依据其所享有的第1702472号“BURRIS”注册商标专用权，向法院提起诉讼并申请对春秋公司报关出口案涉商品进行司法保全，有相应的法律依据。

其次，春秋公司未提供充分的证据证明山姆公司对其商品的保全行为存在故意或重大过失。

春秋公司虽以律师函的形式向山姆公司主张其不构成侵权，其主要理由为山姆公司申请注册的第1710092号“BURRIS”商标已被撤销，但山姆公司第1702472号“BURRIS”注册商标尚在有效期内，且该律师函并未附相关证据，故仅凭春秋公司单方面的声明，山姆公司不足以相信春秋公司不构成侵权，此情形下，山姆公司未撤回对其被扣商品的保全申请合乎情理，故山姆公司就案涉产品申请保全的行为不存在故意或重大过失。

综上所述，山姆公司在对案涉产品的保全过程中主观上不能认定存在故意或重大过失，春秋公司要求其承担损害赔偿责任的法律依据不足，一审法院不予支持。

但春秋公司受伯里斯公司委托生产及出口案涉产品的行为，并未侵害山姆公司商标权，春秋公司为本案所支出的律师费、翻译费、查档费等合理费用应由山姆公司承担，因春秋公司提供的律师费支出还涉及到处理海关事宜，故一审法院经综合考量，酌定山姆公司共计赔偿春秋公司合理费用8万元。

根据《中华人民共和国商标法》第四十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零五条之规定，一审法院判决：一、确认珠海市春秋光学仪器有限公司于2015年8月至2016年1月被九洲海关扣留的民用瞄准镜及相应支架、遮光罩，不侵犯山姆电器（南通）有限公司第1702472号“BURRIS”注册商标专用权；

二、山姆电器（南通）有限公司赔偿珠海市春秋光学仪器有限公司支出的合理费用8万元。

三、驳回珠海市春秋光学仪器有限公司的其他诉讼请求。

一审案件受理费8800元、保全费1520元，合计10320元，由春秋公司负担6320元，山姆公司负担4000元。

二审中，春秋公司提交了一组证据，包括：货物报关单、UPS货件收据、运单、装箱单、发票等，用以证明山姆公司所称的300件遮光罩已全部出口至美国。

山姆公司质证认为：即便该300件遮光罩已经全部出口，也是我方向法院起诉后春秋公司才提交该证据，我方申请诉讼保全不应当承担赔偿责任。

本院认证意见：对该组证据的真实性、合法性、关联性予以确认。

一审法院查明的事实，均有相关证据证实，本院予以确认。

本院认为，一审法院判决山姆公司承担春秋公司的部分合理费用并无不当。

理由如下：首先，关于山姆公司主张春秋公司未出口的300个遮光罩问题。

在一审法院第二次庭审时，春秋公司提交了相关证据证明该300个遮光罩已全部出口。

山姆公司质证意见为庭后与海关核实后发表书面质证意见。

但是至一审判决前其并未提交意见，故可以认定山姆公司已认可春秋公司的举证及相应主张。

一审法院以其未提供证据为由，对其辩称春秋公司尚有300个棱镜瞄准器用遮光罩并未运出国境的主张不予支持，并无不当。

其次，本案系春秋公司提起的确认不侵害商标权及诉讼保全损害赔偿纠纷，春秋公司诉讼主张中的确认不侵害商标权部分已得到一审法院的支持。

在春秋公司部分诉讼请求得到支持的情形下，一审法院判决山姆公司承担春秋公司因诉讼支出的部分合理费用，亦无明显不当。

综上所述，山姆公司的上诉请求不能成立，应予驳回；

一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费1800元，由山姆公司负担。

本判决为终审判决。