文书内容江苏省高级人民法院民 事 判 决 书(2020)苏民终786号上诉人（原审被告）：常熟市江**新型建筑材料有限公司，住所地江苏省常熟市尚湖镇颜巷村。

法定代表人：范建江，该公司经理。

委托诉讼代理人：袁敏，上海申浩（南京）律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：嘉兴五丰生态环境科技有限公司，住所地浙江省嘉兴市海盐县百步镇五丰村。

法定代表人：梁菊明，该公司执行董事。

委托诉讼代理人：王庭晓，浙江世元律师事务所律师。

委托诉讼代理人：王敏星，浙江世元律师事务所律师。

上诉人常熟市江**新型建筑材料有限公司（以下简称江**公司）因与被上诉人嘉兴五丰生态环境科技有限公司（以下简称五丰公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院(2020)苏05民初50号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2020年9月25日立案后依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。

江**公司上诉请求：1.撤销一审判决，驳回五丰公司全部诉讼请求；

2.由五丰公司负担本案全部诉讼费用，事实和理由：（一）一审法院认定被诉侵权设计与涉案专利构成近似，是错误的，1.一审法院未考虑正常使用时，两者产品在容易被直接观察到的外观面上的显著差异。

2.两者产品还存在着其他诸多不同，整体视觉效果差别明显。

（二）被诉侵权设计使用的是现有设计，不构成专利侵权。

（三）即便构成侵权，一审判决赔偿金额过高。

五丰公司答辩称：1.一审判决认定事实清楚，适用法律正确。

2.一审判决赔偿数额适当。

3.其因江**公司上诉而增加的二审律师费2万元，应由江**公司负担。

五丰公司向一审法院起诉请求：1.江**公司立即停止侵害ＺＬ20123021××××.8“生态砌块（航道护岸）”外观设计专利的行为，即停止制造、销售、许诺销售侵害专利权的生态砌块，并销毁制造侵权产品的专用模具以及库存的侵权产品；

2.江**公司赔偿其侵权经济损失、律师代理费合计50万元；

3.由江**公司承担本案全部诉讼费用。

一审法院认定事实：2012年6月1日，五丰公司向国家知识产权局提交了名称为“生态砌块（航道护岸）”的外观设计专利申请，并于2013年3月27日获得专利授权，专利号为ＺＬ20123021××××.8。

该专利现处于有效状态。

涉案专利图片或照片包括主视图、后视图、左视图、俯视图、立体图等。

该外观设计产品用于筑成航道的护岸，设计要点在于形状；

最能表明设计要点的图片是主视图（见附件一）。

2017年8月29日，国家知识产权局对涉案专利出具《外观设计专利权评价报告》，结论为全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

2019年5月20日和7月29日，针对案外人提出的涉案专利无效审查申请，国家知识产权局两次作出无效审查决定，均维持涉案专利权有效。

江**公司系有限责任公司，成立于2013年5月20日，注册资本200万元，经营范围为道板砖、砼预制构件的生产、加工及销售；

建筑材料、建筑装潢材料、小五金销售；

道路桥梁、下水道、场地工程施工。

2020年4月23日，一审法院依五丰公司申请至江**公司进行现场勘验，拍摄现场照片并制作勘验笔录。

在江**公司生产厂区，发现有两款被控侵权产品砌块在场地上堆放（见附件四），五丰公司确认该两款被控侵权产品（被控侵权产品1、被控侵权产品2）均侵犯了涉案专利（见附件二、附件三）。

一审庭审中，江**公司对其制造、销售被控侵权产品不持异议。

五丰公司认为被控侵权产品1、2设计均与涉案专利设计近似，构成侵权。

江**公司认为两者存在较大区别，不构成近似，其中被控侵权产品1设计与涉案专利的区别主要包括：1、外观面不同，被控侵权产品外观面呈梯形并有条状波纹，涉案专利外观面为平滑的圆弧形；

2、中部空腔不同，被控侵权产品的中部空腔具有底部，并在底部中间开口，而涉案专利是完全贯通的；

3、被控侵权产品锚固孔为椭圆形直孔，且有穿过锚固孔的连缝线，涉案专利锚固孔为圆形斜孔，无接缝线；

4、被控侵权产品外观面长度小于挡土面，涉案专利两者长度相等；

5、被控侵权产品侧臂处没有设置通孔，涉案专利两侧臂中部有U型通孔设计；

6、被控侵权产品后部下端开设有凹槽，而涉案专利没有。

被控侵权产品2设计与涉案专利的区别除了上述6点不同外，被控侵权产品2整体外观和中部空腔均为近似正方形，而涉案专利均为长方形。

对此，五丰公司认为：被控侵权产品的整体视觉效果，是由砌块单体的外观面、挡土面、两侧臂、中部空腔、两侧臂外侧空间以及四个锚固孔整体决定的，其他细节对整体视觉效果影响不大，不影响整体外观判断，同样的或近似的砌块已经被多份生效判决书判定为侵权产品。

五丰公司主张其为本案维权支出律师费5万元，但未提交相关证据。

一审法院认为：外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、许诺销售其专利产品。

涉案“生态砌块（航道护岸）”外观设计专利现行合法有效，依法应受法律保护。

五丰公司作为专利权人，有权提本案诉讼。

一、被控侵权产品与涉案专利近似，落入涉案专利权的保护范围根据《中华人民共和国专利法》(2008年修订，以下简称专利法)第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定：“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；

对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。

下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；

（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。

被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；

在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似”。

被控侵权产品与涉案专利均为生态砌块，属于相同种类产品。

将被控侵权产品1、2设计与涉案专利设计进行比对：1、两者整体均为近似“工”字型的块状产品，均包含外观面、挡土面、两侧臂、中部空腔、两侧臂外侧空间，且各部分整体比例相似；

2、外观面、挡土面分布有四个平行对称排列的锚固孔、中部设有植物生长空腔。

上述相同点包含了涉案专利的主要设计要点。

被控侵权产品设计与涉案专利整体形状及其孔和槽经排布后所形成的整体视觉效果较为近似，尤其在工字型外观、锚固孔数量和位置排布、植物生长空腔的形状等设计特征上基本相同，虽然两者在外观上确存在一些区别，但上述区别点有些属于局部部位的细微差别，有些在整体砌块中所占比例较小，有些在砌块平放堆叠的使用状态下不容易引起一般消费者的关注，尚不足以对产品整体视觉效果产生实质性影响，根据“整体观察、综合比对”的原则，依法认定被控侵权产品1、2设计与涉案外观设计构成近似设计，被控侵权产品落入了涉案专利权的保护范围。

二、江**公司应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任江**公司对其制造、销售被控侵权产品的行为及存在产品库存予以认可，江**公司应当承担停止侵权并赔偿损失的民事责任。

关于五丰公司要求销毁制造侵权产品的专用模具，因五丰公司并未证明存在制造侵权产品的专用模具，且判令停止侵权已足以制止侵权行为，可以有效保护涉案专利权，故对该部分诉请不予支持。

关于江**公司应承担的赔偿数额，由于五丰公司无确切证据证明其因侵权行为遭受的实际损失或江**公司因侵权所获得的利益，一审法院综合考虑涉案专利类型、被控侵权行为性质和侵权情节、江**公司主观过错程度等因素以及五丰公司维权合理开支依法酌定本案侵权赔偿数额。

据此，依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条、第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，一审法院判决：一、常熟市江**新型建筑材料有限公司立即停止涉案侵害嘉兴五丰生态环境科技有限公司ＺＬ20123021××××.8“生态砌块（航道护岸）”外观设计专利权的行为，销毁库存侵权产品；

二、常熟市江**新型建筑材料有限公司于判决生效之日起十日内赔偿嘉兴五丰生态环境科技有限公司经济损失及维权支出共计15万元；

三、驳回嘉兴五丰生态环境科技有限公司的其他诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费8800元，由常熟市江**新型建筑材料有限公司负担。

江**公司二审提交了如下新证据：第一组证据：1.28766号无效宣告请求审查决定书；

2.美国US2011/0072753AI号专利；

3.公开日为2009年12月9日、公开号CN101597907A的发明专利申请公布说明书。

以上证据用以证明被诉侵权设计系根据现有设计结合公知设计所得，未侵害涉案外观设计专利权。

第二组证据：1.201220242603.9号实用新型专利；

2.28766号无效宣告请求审查决定书；

3.北京市高级人民法院“《专利侵权判定指南(2017)》理解与适用”第763页；

4.(2017)粤73民初3231号民事判决；

5.(2015)民申字第188号民事裁定书；

6.《江苏省高级人民法院侵犯专利权纠纷案件审理指南(2010)》；

7.(2019)最高法民再136号民事判决书。

以上证据用以证明涉案外观设计专利已构成抵触申请，不应获得法律保护。

第三组证据：1.最高人民法院知识产权案件年度报告(2019年)摘要、(2019)最高法民再142号民事判决书、(2015)民提字第23号民事判决书；

2.(2019)最高法民再278号民事判决书；

3.28766号无效宣告请求审查决定书；

4.201220242603.9号实用新型专利；

5.200910099902.4号发明专利、201020133564.X号实用新型专利、美国US2003/0012608AI号专利、美国US2011/0072753AI号专利；

6.其产品实地工程使用照片；

7.苏州市环保产业协会会员单位铭牌。

以上证据用以证明被诉侵权设计未落入涉案外观设计专利的保护范围。

五丰公司确认上述证据的真实性，但对相关证据与本案的关联性不予认可。

五丰公司二审提供了“委托合同”、律师费发票及付款凭证，用以证明其因江**公司上诉而二审支出合理费用2万元。

江**公司确认上述证据的真实性，但对证明目的不予认可。

本院确认双方当事人二审提供证据的真实性。

一审法院认定事实正确，本院予以确认。

本院另查明：1.2012年5月28日，五丰公司向国家知识产权局提出了名为“一种航道护岸生态砌块”的实用新型专利申请。

在该专利申请的附图中，有与涉案外观设计专利的主视图、立体图相一致的图片。

江**公司据此主张，涉案外观设计专利与该实用新型专利构成抵触申请，不应获得外观设计专利保护。

2.国家知识产权局于2019年5月20日、7月29日分别作出第40330号、第41251号“无效宣告请求审查决定书”(以下分别简称第40330号决定书及第41251号决定书)，维持涉案外观设计专利权有效。

第40330号决定书、第41251号决定书涉及的对比文件均包括专利号为200910099902.4的中国发明专利申请公布文本(证据1)及专利号为201020133564.X的中国实用新型专利授权公告文本(证据2)。

第40330号决定书描述的涉案外观设计专利与证据1的相同点包括“(两者)中部为长方形中空结构”，针对该部分的不同点的描述为“中空结构形状不同，涉案专利中部的近长方形孔的四个角设有斜面过渡，证据1四个角为直角，且涉案专利的中空长方形更为细长”。

第41251号决定书描述的涉案外观设计专利与证据1的相同点为“整体比例相似，均为近似‘工’形的块状产品，中间具有植物生长腔的通孔”；

区别点为“①涉案专利在产品前后两部分(即外观面及挡土面)分别水平设置两个圆形锚固孔，即产品共有相互平行对称的四个锚固孔，而对比设计1(即证据1)在后部(即挡土面)中间设有一个圆形锚固孔，后部两侧分别设置有一个半圆形锚固孔；

②涉案专利中间的植物生长腔为近似长方形，四角为斜切倒角，而对比设计1为近似正方形；

③涉案专利产品前部(即外观面)略外凸，和后部基本平行对称，近似长方形，而且前后部的宽度略宽于中间植物生长腔侧壁的宽度，而对比设计1前部外侧明显外凸为弧形，后部为近似长方形，前后部的宽度明显大于植物生长腔侧壁的宽度，而且前部宽度明显小于后部；

④涉案专利前后部长度相同，而对比设计1前部明显短于后部”。

该决定书认为“对于砌块类产品，其整体形状及其孔和槽经排布后所形成的整体视觉效果均会引起一般消费者的关注，一般消费者经过对涉案专利和对比设计1的整体观察可以看出。

二者存在上述区别点①至④，锚固孔的数量和位置排布、植物生长腔的形状，产品各部分长度和宽度比例不同，都对产品整体视觉效果产生明显影响，因此涉案专利与对比设计1不属于实质相同的外观设计，涉案专利相对于对比设计1符合专利法第23条第1款的规定”。

第41251号决定书描述的涉案外观设计专利与证据2的相同点为“整体比例相似，均为近似‘工’形的块状产品，中间具有植物生长腔的通孔”；

区别点为“①涉案专利在产品前后两部分(即外观面及挡土面)分别水平设置两个圆形锚固孔，即产品共有相互平行对称的四个锚固孔，而对比设计2(即证据2)在后部(即挡土面)水平设两个圆形锚固孔；

②涉案专利中间的植物生长腔为近似长方形，四角为斜切倒角，而对比设计2为近似正方形；

③涉案专利产品前部(即外观面)略外凸，和后部基本平行对称，近似长方形，而且前后部的宽度略宽于中间植物生长腔侧壁的宽度，而对比设计2前部外侧明显外凸为弧形，后部为近似长方形，前后部的宽度明显大于植物生长腔侧壁的宽度，而且前部宽度明显小于后部；

④涉案专利产品整体较薄，对比设计2产品整体较厚；

⑤涉案专利植物生长腔的侧壁上下两侧都设置有半圆形的生态槽，而对比设计2仅在侧壁上方设有半圆形生态槽，侧壁下方未开槽；

⑥涉案专利前后部长度相同，而对比设计2前部明显短于后部”。

该决定书认为“对于砌块类产品，其整体形状及其孔和槽经排布后所形成的整体视觉效果均会引起一般消费者的关注，一般消费者经过对涉案专利和对比设计2的整体观察可以看出。

二者存在上述区别点①至⑥，锚固孔的数量和位置排布、植物生长腔的形状，产品各部分长度和宽度比例以及产品厚度不同，都对产品整体视觉效果产生明显影响，因此涉案专利与对比设计2不属于实质相同的外观设计，涉案专利相对于对比设计2符合专利法第23条第1款的规定”3.美国US2011/0072753AI号专利的授权公告日为2011年3月31日。

该专利公开的了一种整体呈“工”字形的墙体砌块，该“工”字形墙体砌块的上下部分(类似于外观面及挡土面)分别水平设置有两个圆形通孔，中间为一六边形空腔。

4.二审中，双方当事人一致确认涉案外观设计专利与被诉侵权设计存在如下不同：1.涉案外观设计专利的前部(外观面)为弧形，而被诉侵权设计为弧形加锯齿状；

2.涉案外观设计专利的前后部长度相同，而被诉侵权设计的前部明显短于后部；

3.涉案外观设计专利植物生长腔的侧壁上下两侧都设置有半圆形的生态槽，而被诉侵权设计仅在后部的背面设有凹槽；

4.涉案外观设计专利的植物生长腔是贯通的，而被诉侵权设计系在植物生长腔底部留有长方形的孔；

5.涉案外观设计专利的锚固孔系圆形，而被诉侵权设计为椭圆形。

五丰公司同时主张上述不同均系不影响整体视觉效果的细微差别。

本院认为，综合双方诉辩意见，本案二审争议焦点为：1.被诉侵权设计是否落入涉案外观设计专利权的保护范围，其中包括涉案外观设计专利是否构成抵触申请、被诉侵权设计与涉案外观设计专利是否近似、被诉侵权设计是否属于现有设计；

2.如构成侵权，一审判决确定的赔偿额是否适当。

一、关于被诉侵权设计是否落入涉案外观设计专利权的保护范围1.关于抵触申请专利法第二十三条第一款规定，“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；

也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中”。

依据该规定，外观设计不具有新颖性的情形包括：1.该外观设计属于现有设计；

2.就同样的外观设计曾有人在申请日以前提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。

后者即为外观设计的抵触申请。

上述法律条文的内容清晰表明，可以用来破坏外观设计新颖性的抵触申请应为“同样的外观设计”。

在先申请的实用新型的附图虽可能与在后申请的外观设计的图片相同，但由于实用新型保护的客体系记载在权利要求中的技术方案，而非其附图所展示的外观，故不能仅因在先申请的实用新型中出现了相同图片，即认为已有“同样的外观设计”被提出过申请。

因此，江**公司以五丰公司在先提出的“一种航道护岸生态砌块”的实用新型专利申请的附图中有相同图片为由，主张该在先实用新型专利申请与涉案外观设计专利构成抵触申请，不能成立。

2.关于被诉侵权设计与涉案外观设计专利是否近似根据专利法及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的相关规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计；

在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围；

人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判决外观设计是否相同或近似；

人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断，产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位、授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征，对外观设计的整体视觉效果更具有影响，被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同，在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。

具体结合本案，首先，在整体视觉效果的主要内容方面，涉案外观设计专利与被诉侵权设计均为：“工”字形、中间有一方形植物生长腔、前后两部分分别水平设置两个圆形孔。

但从第40330号决定书、第41251号决定书的相应描述内容来看，整体呈“工”字形，以及中间有一方形植物生长腔均已为现有设计所披露。

同时，虽然第41251号决定书将对比设计1(即证据1)中的植物生长腔描述为“近似正方形”，但结合第40330号决定书描述的涉案外观设计专利与证据1“(两者)中部为长方形中空结构”“涉案专利的中空长方形更为细长”来看，证据1(对比设计1)中的植物生长腔，实则系接近正方形的长方形。

因此，可以认定现有设计所披露的“中间有一方形植物生长腔”含有该植物生长腔为长方形的情形。

此外，因美国US2011/0072753AI号专利所公开的墙体砌块，与涉案砌块产品在功能及用途上接近，故该墙体砌块所公开的“上下部分(类似于外观面及挡土面)分别水平设置有两个圆形通孔”，可视为现有设计已公开此类产品共有相互平行对称的四个圆孔。

综上，应当认定涉案外观设计专利与被诉侵权设计在整体视觉效果上的主要内容，均已为现有设计所公开，有鉴于此，本院在判断两者整体视觉效果是否近似时，将降低该等部分的视觉比重，而更聚焦于其他部分的设计。

其次，双方当事人二审一致确认涉案外观设计专利与被诉侵权设计存在着如上5点不同，同时因涉案产品的前部(外观面)在铺设后通常面向河道，属于使用状态下容易被直接观察到的部位，而涉案外观设计专利的前部为弧形，被诉侵权设计的前部为弧形加锯齿状，加之两者另存有的前后部长度的差异、植物生长腔的侧壁上下两侧是否设置有半圆形的生态槽以及四个圆形孔的具体形状差异等不同之处，本院在此认定：被诉侵权设计与涉案外观设计专利在整体视觉效果上具有明显不同，未落入该专利的保护范围。

综上所述，江**公司的上诉请求成立，应予支持。

依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条、第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项的规定，判决如下：一、撤销江苏省苏州市中级人民法院（2020）苏05民初50号民事判决；

二、驳回嘉兴五丰生态环境科技有限公司的诉讼请求。

一审案件受理费人民币8800元，二审案件受理费人民币3300元，合计12100元，由嘉兴五丰生态环境科技有限公司负担。

本判决为终审判决。