广东省高级人民法院民 事 判 决 书（2018）粤民终1391号上诉人（一审原告）：深圳市海思知识产权资产管理有限公司。

住所地：广东省深圳市南山区南头街道南山大道**设计产业园金栋308-312。

法定代表人：孙艳辉，该公司总经理。

委托诉讼代理人：卿威群，广东慧驰律师事务所律师。

被上诉人（一审被告）：东莞市北环电子科技有限公司。

住所。

住所地：广东省东莞市常平镇苏坑村下付路******div>法定代表人：詹求生。

委托诉讼代理人：莫加辉，广东知恒律师事务所律师。

上诉人深圳市海思知识产权资产管理有限公司（以下简称海思公司）因与被上诉人东莞市北环电子科技有限公司（以下简称北环公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服广东省深圳市中级人民法院（2015）深中法知民初字第1554号民事判决，向本院提起上诉。

本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。

本案现已审理终结。

海思公司上诉请求：1.撤销一审判决；

2.改判北环公司立即停止制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，销毁全部库存产品、清除电子商务平台上的相关宣传推广资料，赔偿海思公司经济损失5万元；

3.一、二审诉讼费由北环公司负担。

事实和理由：一审法院认定北环公司的现有技术抗辩成立错误，一审法院认定现有技术与涉案专利无实质性差异错误。

现有技术并没有公开“所述执手部具有固定转轴”“所述执手部通过所述固定转轴可旋转的固定在所述顶框的一端侧”“所述推杆在所述传动部的带动下往复推伸”等技术特征。

一审法院通过比较涉案专利与1553号案件专利权利要求的保护范围无实质性差异不符合法律规定。

北环公司辩称：被诉侵权产品不落入本案专利权保护范围，二者的“传动部”“导向柱”“关联适配滑动”几个特征不相同也不等同。

且被诉侵权产品实施的系现有技术，不构成专利侵权。

请求二审法院驳回上诉，维持原判。

海思公司向一审法院起诉请求：1.判令北环公司立即停止侵犯海思公司专利权的行为，停止制造、销售和许诺销售专利侵权产品，并销毁全部侵权产品、清除电子商务平台涉嫌侵权的相关宣传推广资料；

2.判令北环公司赔偿海思公司经济损失5万元；

3.北环公司承担海思公司因维权所支出的合理费用；

4.判令北环公司承担本案全部诉讼费用。

一审法院经审理查明：专利权人深圳市元创时代科技有限公司就徐业友发明的“一种硬盘更换装置”于2011年7月6日向国家知识产权局申请实用新型专利，国家知识产权局于2012年2月1日授予专利权人ZL2011××××359．2号实用新型专利权，并予以授权公告。

专利权人按期缴纳了专利年费，该专利处于有效状态。

专利权人授予海思公司排他实施许可，许可期限至专利权期满之日止。

海思公司指控北环公司制造、销售、许诺销售涉嫌侵权产品，侵犯其专利权。

海思公司通过公证购买的方式，在深圳公证处使用该处电脑登陆天猫网，进入硕力泰旗舰店购买了硕力泰移动硬盘，并对快递收到的被控产侵权品移动硬盘及发票等公证封存。

海思公司指控北环公司在未经授权许可的情况下，擅自制造、加工、销售和许诺销售涉案实用新型专利产品，严重侵犯了海思公司的实用新型专利权，这一行为不仅扰乱了公平合理的市场秩序，同时给海思公司造成了严重的经济损失。

海思公司当庭提交了公证购买的产品实物。

海思公司当庭明确封存实物中的硕力泰硬盘为本案被控侵权产品。

经查，被控侵权产品硕力泰硬盘产品外包装上品牌显示为“SEATAY”?标识，有显示硕力泰HD314内置式硬盘架3.5（带线），地址是，地址是常平镇苏坑管理区下付路**7698222×****。

打开包装里面有一张产品保修卡，有SEATAY硕力泰标识，网址是××。

被诉侵权产品上面有SEATAY。

北环公司确认销售、许诺销售被控侵权产品。

海思公司确认涉案专利权利保护范围为权利要求1：一种硬盘更换装置，用于适配和固定连接具有标准连接接口的硬盘，其特征在于：所述硬盘更换装置包括盒体、执手部、传动部以及抵顶部；

所述盒体具有顶框和侧框；

所述执手部具有固定转轴，所述执手部通过所述固定转轴可旋转的固定在所述顶框的一端侧；

所述传动部位于所述侧框的邻侧，其一端连接在所述执手部上，且可在所述执手部的推拉下沿所述侧框的方向往复移动，其另一端通过与一导向柱的关联适配滑动连接在所述抵顶部上；

所述抵顶部具有推杆，所述推杆在所述传动部的带动下往复推伸。

海思公司比对意见：被控侵权产品落入了涉案专利独立权利要求1的保护范围。

海思公司1554号对应的涉案专利仍为有效专利，专利有效性由国家知识产权局审查。

专利侵权案件应以被诉侵权产品与涉案专利进行比对，而不是以两个专利原件进行比对，且北环公司认为权利要求一没有实质性差异，纯属主观猜测，没有证据证明。

北环公司的比对意见：北环公司明确是按照证据六进行现有技术抗辩。

1554号案件的权利要求1的保护范围和1553号案件的权利要求1的保护范围是实质相同，鉴于海思公司并没有提交1554号专利的专利权评价报告，且中国实用新型审查制度只作形式审查，该1554号专利的权利要求1不符合专利法第九条的规定，在诉讼程序中我们作了比对，1554号权利要求1中的盒体相当于1553号中的容置框，1554号中的执手部相当于1553号中的启合部，传动部和抵顶部是一样的，连接关系上并无实质差别，例如1554号中记载执手部通过固定转轴可旋转固定在顶框一端侧，与1553号中启合部转动连接在容置框顶端一侧框，后面的内容可以参考两个专利的附图，基本是一致的，我方认为被诉产品1554号采用的现有技术与1553中采用的现有技术证据相同（证据六）。

另查明：海思公司提供案外人元创时代科技有限公司出具的《说明书》，该说明书确认：同意海思公司就涉诉专利提起诉讼等行为，同意不再就涉诉专利再提起诉讼。

一审法院认为：本案系侵害实用新型专利权案件。

海思公司涉诉实用新型专利权人【专利号为ＺＬ20112023××××.2】。

该专利于2011年7月6日申请，2012年2月1日被授权后，海思公司按时缴纳了专利年费，目前处于合法有效状态，依法应受保护。

北环公司确认其有销售、许诺销售行为，是否存在制造行为未予明确。

一审法院认为，根据被控侵权产品上的商标，应当确认北环公司存在制造行为。

本案争议焦点是：海思公司的主体是否适格？

被控侵权产品是否落入海思公司实用新型专利保护范围的问题？

北环公司是否构成侵权？

海思公司的主体是否适格问题。

一审法院认为，北环公司主张海思公司仅取得排他许可，未取得独占许可，海思公司不具备主体资格。

海思公司提供案外人元创时代科技有限公司出具的《说明书》，该说明书确认：同意海思公司就涉诉专利提起诉讼等行为，同意不再就涉诉专利再提起诉讼。

据此，海思公司就主体资格问题提供了相应的依据，在北环公司未能提供相反证据的情况下，一审法院对海思公司的主张予以采纳。

北环公司关于海思公司主体不适格的理由不能成立，一审法院不予支持。

关于被控侵权产品是否落入海思公司实用新型专利保护范围的问题。

根据我国专利法及专利法实施细则的规定，实用新型专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

实用新型专利保护范围以权利要求的内容为准。

专利侵权诉讼的专利权具体保护范围，由海思公司自愿选择。

本案海思公司自愿选择其权利要求1作为其诉讼的专利保护范围，符合法律规定，一审法院予以确定。

实用新型专利保护范围以权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。

经对比，被控侵权产品已经落入海思公司实用新型专利保护范围。

关于北环公司是否构成侵权的问题。

一审法院认为，北环公司提供的证据六—实用新型专利说明书【北环公司该证据来源于国家知识产权局网站，海思公司未能提供否定证据】载明：相关案外人在涉诉专利的申请日前已经申请类似专利（申请日为：2007年9月6日，授权公告日为2008年8月6日），该专利的相应技术方案与海思公司专利要求1的技术方案无实质性差异；

相关产品亦没有无实质性差异；

在海思公司提交的涉诉专利无效决定书第6页第4、5段中，复审委合议组认为：虽然本专利的传动部与抵顶部的折弯部采用滑动连接方式进行连接，其目的只是为了有利保证传动部与启合部的连动的顺畅，而对比文件的连动机构通过枢接方式连接于摆动杆的折弯部，也是为了有利保证连动机构与摆动杆的连动的顺畅，这两种连接方式属于所属技术领域的惯用手段的直接置换，并能达到相同的技术效果。

该表述针对海思公司1553号案涉权利要求1作出、认为权利要求1相对于对比文件1不具有新颖性，但其中涉及连接方式的表述，印证了涉诉现有技术的相应技术方案与海思公司专利要求1的所涉技术方案无实质性差异，且本案中的权利要求1的保护范围和1553号案件的权利要求1的保护范围实质相同；

根据本案证据，北环公司系在原有范围内继续制造、使用，海思公司亦没有相反证据证明北环公司未在原有范围内继续制造、使用；

综上，一审法院认为，由于在专利申请日前已经有相同产品已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用，因此，北环公司制造、销售、许诺销售行为不视为侵犯海思公司的专利权，综上所述，被控侵权产品虽然落入海思公司实用新型专利保护范围的问题，但北环公司并未侵犯海思公司的专利权，本案应当驳回海思公司的全部诉讼请求。

依照《中华人民共和国专利法》第二十二条、第五十九条、第六十二条、第六十九条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定,判决如下:驳回海思公司的诉讼请求。

本案一审案件受理费1050元，由海思公司负担。

经审理查明，一审法院查明的事实属实，本院予以确认。

二审中，海思公司未向本院提交新证据。

北环公司向本院提交国家知识产权局专利复审委员会作出的第33802号《无效宣告请求审查决定书》作为新证据，拟证明被诉侵权产品与本案专利的权利要求1不相同，不落入本案专利权保护范围。

经本院当庭组织质证，海思公司对该证据的真实性、合法性和关联性均予以确认。

海思公司认为，专利复审委员会在比对了涉案专利与现有技术即授权公告号为CN2010××××5Y号专利后作出涉案专利有效的结论，因此，现有技术与本案专利不同，北环公司以该现有技术作为不侵权的抗辩不成立。

本院认为，以上证据为国家机关作出的公文书证，且海思公司确认其真实性，故本院对其真实性、合法性予以确认。

该份证据认定涉案专利合法有效，且专利复审委员会对涉案专利与北环公司主张现有技术抗辩的现有技术之间的技术异同进行了分析，与本案有关联，本院确认其关联性。

另查明：国家知识产权局专利复审委员会作出的第33802号《无效宣告请求审查决定书》决定维持第2011××××7359.2号实用新型专利有效，并认定：“根据证据1（指CN2010××××5Y号专利）公开的上述内容可知，证据1通过移动连接杆42将转动力传递到转动杆43上，转动杆43绕旋转轴旋转，通过转动杆43上的滑动件432在滑动杆上44的滑槽442内的移动，从而带动滑动杆44向前转动，在将硬盘从硬盘盒中退出或插进时，证据1中仅滑动杆44起到了抵顶部的作用，推动硬盘从盒体中退出或插进，即证据1中移动连接杆42的运动是通过转动杆43来带动滑动杆44运动，移动连接杆42并未通过导向柱直接滑动连接于滑动杆44上，并且移动连接杆42也并未直接带动滑动杆44往复推伸从而推动硬盘从盒体中退出或插进，而本专利权利要求1中的传动部的另一端通过与导向柱的关联适配滑动连接在所述抵顶部上，并且传动部直接带动抵顶部的推杆往复推伸推动硬盘从盒体中退出或插进。

因此，权利要求1和证据1的区别在于：本专利权利要求1中传动部的另一端通过与一导向柱的关联适配滑动连接在所述抵顶部上，并且所述抵顶部的推杆在所述传动部的带动下做往复推伸，从而使硬盘从盒体中退出或插进，实现与连接接口的分离与插接。

……基于本专利权利要求1与证据1之间存在上述区别，并且上述区别不是本领域惯常手段的置换，因此本专利权利要求1相对于证据1具备新颖性，符合专利法第22条第2款的规定。

”本院认为，本案为侵害实用新型专利权纠纷。

根据海思公司的上诉请求和理由以及北环公司的答辩意见，本案的争议焦点为：一、被诉侵权产品是否落入本案专利权保护范围；

二、北环公司的现有技术抗辩是否成立；

三、如北环公司侵权成立，其应承担何种责任。

一、关于被诉侵权产品是否落入本案专利保护范围的问题。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；

被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

”经查，海思公司在本案中请求的保护范围是权利要求1，将被诉侵权产品与本案专利权利要求1相比对，被诉侵权产品的技术方案包含了与权利要求1记载的全部技术特征相同的技术特征，被诉侵权产品落入本案专利权保护范围。

北环公司主张被诉侵权产品在“传动部”“导向柱”“关联适配滑动”的技术特征与本案专利不同，经查，被诉侵权产品的侧框一侧存在连接于执手部上的一长形传动杆，该传动杆在执手部的推拉下可沿侧框往复移动，与权利要求1记载的传动部技术特征相同。

被诉侵权产品的该传动杆通过一导向柱与抵顶部的推杆相连接，传动杆上设置有滑动槽，使得二者的连接可以关联适配滑动，因此，被诉侵权产品亦具备“导向柱”“关联适配滑动”等技术特征。

权利要求3和权利要求5并非海思公司在本案中请求保护的范围，北环公司以权利要求3和权利要求5的内容解释权利要求1中的相关技术特征，会不当缩小海思公司请求保护的权利要求1中相关技术特征的范围，北环公司主张被诉侵权产品与这些技术特征不同的意见依据不足，本院不予采纳。

二、关于北环公司的现有技术抗辩是否成立的问题。

《中华人民共和国专利法》第六十二条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

第二十二条第五款规定，本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

北环公司主张以一审证据6，即公开号为CN2010××××5Y的实用新型专利说明书为现有技术。

经查，该对比文件授权公告日早于本案专利申请日，属于本案专利的现有技术。

被诉侵权产品的技术方案落入涉案专利权利要求1的保护范围，将被诉侵权产品落入涉案专利保护范围的技术部分与该现有技术相比对，二者的区别在于传动部和抵顶部的连接方式不同。

由于在现有技术中，移动连接杆将转动力传递到转动杆上，转动杆绕旋转轴旋转，通过转动杆上的滑动件在滑动杆上的滑槽内移动，从而带动滑动杆向前移动，在将硬盘从硬盘盒中退出或插进时，在现有技术中仅滑动杆起到了抵顶部的作用，推动硬盘从盒体中退出或插进，移动连接杆并未通过导向柱直接滑动连接于滑动杆上，并且移动连接杆也并未直接带动滑动杆往复推伸从而推动硬盘从盒体中退出或插进，而被诉侵权产品中的传动部的另一端通过与导向柱的关联适配滑动连接在所述抵顶部上，并且传动部直接带动抵顶部的推杆往复推伸推动硬盘从盒体中退出或插进，以上两技术方案不相同，也非本领域惯用手段的替换，亦不构成等同，被诉侵权产品实施的并非系现有技术，北环公司的现有技术抗辩不成立。

海思公司的该上诉意见成立，本院予以支持。

一审法院的相关认定依据不足，本院予以纠正。

三、关于北环公司应承担何种侵权责任的问题。

涉案专利合法有效，依法应当受到保护。

《中华人民共和国专利法》第十一条第一款规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位和个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

”一审法院认定北环公司制造、销售、许诺销售了被诉侵权产品，北环公司在二审中对此并未提出异议，本院予以确认。

北环公司未经许可，制造、销售、许诺销售落入本案专利保护范围的被诉侵权产品，已经构成专利侵权，依法应当承担停止侵权，赔偿损失的侵权责任。

《中华人民共和国专利法》第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；

实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

”本案中，由于没有证据证明海思公司因侵权遭受的损失或者北环公司因侵权获得的利益，故本院参考本案专利的类别、北环公司侵权行为的性质和情节、海思公司为维权支出的合理费用等情况酌情判决由北环公司赔偿海思公司5万元。

由于海思公司并未举证证明北环公司尚有库存侵权产品，故本院对海思公司请求销毁库存侵权产品的上诉意见不予支持。

综上所述，海思公司的上诉请求成立，应予支持；

一审判决认定事实不清，适用法律错误，应予纠正。

依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、撤销广东省深圳市中级人民法院（2015）深中法知民初字第1554号民事判决；

二、东莞市北环电子科技有限公司立即停止以制造、销售、许诺销售的方式侵害专利名称为“一种硬盘更换装置”、专利号为ZL201120××××59.2实用新型专利权的行为；

三、东莞市北环电子科技有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿深圳市海思知识产权资产管理有限公司经济损失及维权合理费用人民币五万元；

四、驳回深圳市海思知识产权资产管理有限公司的其他诉讼请求。

一审案件受理费1050元，二审案件受理费1050元，均由上诉人东莞市北环电子科技有限公司负担。

本判决为终审判决。