中华人民共和国最高人民法院民 事 裁 定 书（2017）最高法民申2074号再审申请人（一审被告、二审上诉人）：陕汽榆林金帝润滑油有限公司。

住所地：陕西省榆林市榆阳区麻黄梁工业集中区。

法定代表人：贺孟涛，该公司总经理。

委托诉讼代理人：刘向军，男，该公司员工。

委托诉讼代理人：李美莹，北京市海拓律师事务所律师。

被申请人（一审原告、二审被上诉人）：济宁通用润滑油有限责任公司。

住所地：山东省济宁市任城区环城北路*号综合楼。

法定代表人：李恕敏，该公司董事长。

委托诉讼代理人：李洋，男，该公司经理。

委托诉讼代理人：冯永革，山东文思达律师事务所律师。

一审被告：济宁市固德汽车销售服务有限公司。

住所地：山东省济宁市南环路与荷花路交叉处。

法定代表人：曾艳婕，该公司董事长。

再审申请人陕汽榆林金帝润滑油有限公司（以下简称榆林金帝公司）因与被申请人济宁通用润滑油有限责任公司（以下简称济宁通用公司）及一审被告济宁市固德汽车销售服务有限公司（以下简称固德公司）侵害商标权纠纷一案，不服山东省高级人民法院（2016）鲁民终字2304号民事判决，向本院申请再审。

本院依法组成合议庭进行了审查。

现已审查终结。

榆林金帝公司申请再审称，原判决认定榆林金帝公司侵犯了济宁通用公司的注册商标专用权，系认定事实错误，适用法律不当。

（一）榆林金帝公司从来没有将当作其所生产的润滑油的商标使用。

首先，榆林金帝公司在其所生产的润滑油桶外包装上，外包装第一行是表明润滑油的使用客户及专用对象，除图标外，还有包头北奔重型汽车集团有限公司（以下简称北奔重卡公司）的母公司中国兵器工业集团公司的商标图标，两个图标后有六个醒目的显著黑体大字“专用柴油机油”，表明榆林金帝公司的润滑油是专供中国兵器工业集团公司及北奔重卡公司的重型卡车的专用的柴油汽油，而非被用来识别油品来源。

其次，外包装右侧部分是榆林金帝公司的商标，并标注有“瑜林金帝润滑油”，消费者通过这部分信息完全可以获知该商品的“来源”。

再次，外包装的右下方部分有北奔重卡公司的重型卡车照片。

北奔重卡公司，原名包头北方奔驰重型汽车有限责任公司，是由中国兵器工业集团公司、中国北方工业公司等共同出资组建的国有汽车生产企业，是80年代后期，国家为改变汽车工业“缺重”局面，打造国内重车品牌，人们看到标志第一想到的是北奔重卡汽车，而润滑油桶外包装上印制该重型卡车的图片也是在表明榆林金帝公司生产的润滑油是专供于北奔重卡公司的重型卡车所用。

（二）退一步讲，涉案图标与济宁通用公司的商标并不近似，而且济宁通用公司完全不具有市场上的知名度，不会造成市场的混淆。

此外，从榆林金帝公司的销售渠道及供货客户的情况来看，根据榆林金帝公司与北奔重卡公司签订的《技术协议》《北奔重卡售后服务专用油供货协议》等协议约定，榆林金帝公司作为北奔重卡公司在售后服务专用油领域的供应商，负责将所生产的“瑜林金帝”润滑油运往北奔重卡公司指定的地点，专供该公司重型车辆使用。

北奔重卡公司指定的地点均是该公司的服务站或者代理商（北奔重卡公司的出库单可以证明此事实），因此，所有购买榆林金帝公司润滑油的客户根本不会认为润滑油是济宁通用公司生产的，也根本不知道济宁通用公司的存在，更谈不上市场的混淆。

（三）从榆林金帝公司与济宁通用公司的行为及主观意图的角度看，榆林金帝公司没有侵犯济宁通用公司的注册商标专用权。

首先，从榆林金帝公司的角度看，根据榆林金帝公司在原审中提供的2007年至2008年5月期间的出库单、发货清单、与西安长世源彩色印刷有限公司签订的《不干胶印刷合同》及对账单、包头北方奔驰重型汽车有限责任公司出具的证明文件等证据，可以证明榆林金帝公司在济宁通用公司申请涉案注册商标前就已正当使用被诉侵权标识，并在涉诉前一直正当使用被诉侵权标识；

榆林金帝公司没有任何动机使市场相关主体对其生产的润滑油与济宁通用公司的润滑油产生混淆。

前述事实已充分证明榆林金帝公司使用被诉侵权标识的行为不同于刻意模仿知名商标的假冒行为，其主观上并无利用济宁通用公司的品牌声誉的意图，并且客观的讲，榆林金帝公司只是在生产供给北奔重卡公司使用的润滑油并按其指示配送至北奔重卡公司的服务站，从来不知道市场上存在济宁通用公司，不可能模仿、假冒其商标。

其次，从济宁通用公司的角度看，其除申请了本案注册商标外，还于2013年提出申请将北奔重卡公司重型卡车的人字形标志注册为其润滑油类商标，于2008年将陕汽通用重卡的商标和文字申请注册为其润滑油类商标；

于2008年企图将“通用石油”申请注册为润滑油类商标；

于2008年将英菲尼迪以及车头标志申请注册为润滑油类商标等等，除本案涉案商标外，其余申请均未成功。

说明本案涉案商标系济宁通用公司恶意抢注。

（四）原判决判令榆林金帝公司向济宁通用公司赔偿损失80万元，没有法律依据。

济宁通用公司遭受的损失亦非不能评估，原审法院可以参照济宁通用公司的会计账簿及其销售额可以认定济宁通用公司所谓的损失。

可是，原审法院在不进行调查的情形下，径行裁判80万元的赔偿额，违反了《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第六十三条关于赔偿数额确定的规定。

综上，请求再审本案。

济宁通用公司提交意见称，（一）榆林金帝公司提出被诉侵权的标志未作为商标使用，不构成侵犯注册商标专用权的主张不能成立。

（1）根据《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条规定，即使按照榆林金帝公司的主张，其在制造、销售的柴油机、齿轮油、液压油包装桶上不是作为商标使用标志，也应认定系作为商品装潢使用，仍然构成侵犯济宁通用公司的注册商标专用权。

（2）根据一、二审业已查明事实，北奔重卡公司的及图形商标在第四类“工业用油；

润滑油；

燃料；

汽车燃料非化学添加剂；

润滑油”商品上并不享有商标注册专用权，因此，榆林金帝公司根据北奔重卡公司的要求或者再其所谓的“授权范围”内，在第四类相关商品上制造、销售带有涉案标志的商品，构成侵犯济宁通用公司的注册商标专用权。

（二）济宁通用公司提出被诉侵权的商标与济宁通用公司的商标不近似、不会导致混淆的主张不能成立。

（1）榆林金帝公司所使用的与济宁通用公司的商标相比较，相关公众施以一般注意力，通过整体比对及主要部分的比对，其图形相同，仅缺少了汉字“北驰”，其图形的构图及颜色与之相近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或认为其来源与济宁通用公司的商品有特定的联系，因此两者属于相近似的商标。

（2）被诉侵权的使用的商品为柴机油、齿轮油、液压油，与第6765666号商标核定使用的商品属于相同商品。

（3）榆林金帝公司与济宁通用公司的经营范围均包括“润滑油销售”，二者经营范围相同。

（4）榆林金帝公司申请再审提出其销售渠道和客户仅为北奔重卡公司的服务站或代理商，不会导致混淆的主张不能成立。

根据济宁通用公司在一审阶段所举证据可以证实，普通消费者可以从榆林金帝公司、固德公司购买到使用商标的柴机油、柴轮油、液压油产品，其销售渠道和客户并非只有北奔重卡公司的服务站或代理商。

（三）榆林金帝公司提出第6765666号注册商标的显著度和知名度不够，不会导致混淆的主张不能成立。

济宁通用公司在一审阶段所提交的山东省济宁市诚信公证处（2016）济诚信证经字第17号公证书、《产品宣传册》等证据，证明济宁通用公司自2011年至今一直使用第6765666号注册商标,国家工商行政管理总局商标局作出的商标撤三字[2016]第Y005213号《关于第6765666号第4类“北驰”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》也能证明济宁通用公司一直在使用第6765666号注册商标，具有一定的显著度和知名度。

（三）榆林金帝公司提出在先使用抗辩权的主张不能成立。

榆林金帝公司没有证据证明其在第四类“润滑油；

润滑脂；

润滑剂；

工业用地；

发动机油；

精密仪器油；

导热油；

石油；

齿轮油；

汽油”商品上使用商标的行为发生在济宁通用公司2008年6月5日申请注册商标之前，也无证据证明在此之前，榆林金帝公司所使用商标已经产生了一定影响并在原范围内使用。

（四）北奔重卡公司以与他人注册商标构成近似、损害他人著作权、商号权、恶意抢注他人商标为由，向国家工商行政管理总局商标评审委员会申请宣告济宁通用公司第6765666号注册商标无效，该评审委员会于2015年4月20日作出商评字[2015]第0000029831号《关于第6765666号“北驰”商标无效宣告请求裁定书》，裁定“争议商标予以维持”。

（五）原判决根据商标法第六十三条的规定判决赔偿80万元经济损失，并无不当。

固德公司未提交意见。

本院认为，根据一、二审查明事实，结合榆林金帝公司申请再审事由及济南通用公司提交意见，本案主要焦点问题为：榆林金帝公司的被诉行为是否侵害了济南通用公司涉案商标的商标专用权及如果构成商标侵权，榆林金帝公司应如何承担民事责任。

商标法第五十七条第（二）项、第（三）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，以及销售侵犯注册商标专用权的商品的，属于侵犯注册商标专用权的行为。

（一）榆林金帝公司被诉侵权行为已构成未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标的行为根据我国商标法的规定，注册商标专用权的保护并不以该商标业已与特定商品或服务在相关公众中产生了特定联系为前提，亦不以实际混淆的发生为要件。

济宁通用公司于2008年6月5日向国家工商行政管理总局商标局申请注册涉案商标，并于2011年3月21日获得核准注册，核定使用商品类别为第4类，包括“润滑油；

润滑脂；

润滑剂；

工业用油；

发动机油；

精密仪器油；

导热油；

石油；

齿轮油；

汽油”。

为济宁通用公司上述涉案注册商标的图形部分，构成该商标的主要显著特征，无论图形“”抑或“”均包含了济宁通用公司涉案商标的图形部分。

而且榆林金帝公司在其生产销售的齿轮油、发动机油、液压油等产品的外包装的显著位置使用了被诉侵权标识，其生产销售的齿轮油、发动机油、液压油等产品与济宁通用公司注册商标核定使用的商品为同种商品。

根据原审法院查明的事实，公证保全的产品实物外包装上，榆林金帝公司将被诉侵权标识使用在被诉侵权产品包装桶正面及背面的显著位置，与“专用齿轮油”、“专用液压油”、“发动机专用油”等文字印刷的大小、颜色明显有所区分，（2015）济诚信证经字笫1324号公证书所保全的齿轮油产品外包装箱上的被诉侵权标识使用在包装箱的左上角，包装箱上并未标注“专用”字样，且被诉侵权产品包装上所有的被诉侵权标识右上角均带有“?”标识，这种使用方式，易使相关公众认为系为指示齿轮油产品的来源，因此，二审法院认为榆林金帝公司的上述行为具有明显的商标性使用意图，并认定榆林金帝公司与济宁通用公司同为生产销售润滑油等产品的企业，在相同种类商品上使用与济宁通用公司注册商标相近似的被诉侵权标识，容易使相关公众对商品的来源产生误认，侵犯了济宁通用公司的注册商标专用权并无不当。

榆林金帝公司申请再审主张涉案商标知名度不高，以及其没有攀附涉案商标商誉意图的主张不影响上述认定，榆林金帝公司关于销售渠道具有封闭性，不会导致相关公众误认的主张，与一审已查明事实不符，本院亦不予支持。

（二）榆林金帝公司使用的行为超出正当使用的范围榆林金帝公司申请再审称，其从未将涉案标识当作润滑油的商标使用，其使用是为了说明产品的供给对象，而不是用来识别润滑油等商品的来源，并且在一、二审及申请再审中均提供了大量证明其与北奔重卡公司关系的证据。

本院对此认为，首先，榆林金帝公司将标识使用在被诉侵权产品包装桶正面及背面的显著突出位置，并且被诉侵权产品包装上所有的被诉侵权标识右上角均带有“?”标识，具有明显的商标性使用意图；

其次，榆林金帝公司并未提供证据证明北奔重卡公司在第4类“润滑油、发动机油”等商品上，对或具有注册商标专用权，仅提供证据证明系案外人中国北方工业（集团）公司注册在第12类汽车等商品上的注册商标。

即使榆林金帝公司并无借用济南通用公司商标商誉的意图，其使用本案涉案相关标志的方式亦已超出系指示汽车类商标，以说明产品的供给对象的合理范围，因此，榆林金帝公司使用相关标志不属于正当使用。

榆林金帝公司的相关再审申请理由不能成立。

此外，榆林金帝公司还主张涉案商标系济南通用公司恶意抢注北奔重卡公司商标，鉴于涉案商标目前处于合法有效状态，应受法律保护，而且涉及案外第三人权益，该主张不属于本案再审审查范围。

综上，榆林金帝公司的被诉行为已构成对济南通用公司涉案注册商标专用权的侵犯，应当承担相应的民事责任，原判决认定事实和适用法律正确。

（三）关于赔偿损失的数额问题本院认为，一、二审法院鉴于济宁通用公司未能提供证据证明其在侵权期间因被侵权所受到的损失及榆林金帝公司、固德公司在侵权期间因侵权所获得的利益，故依据商标法第六十三条综合考虑榆林金帝公司的经营规模、时间、过错程度、侵权影响的程度、济宁通用公司为制止侵权支付的合理费用等因素，酌定榆林金帝公司赔偿济南通用公司经济损失及为制止侵权行为所支付合理费用共计80万元，并无不当。

榆林金帝公司关于原审法院应参照济南通用公司的会计账簿及其销售额认定济南通用公司的损失的主张，理据不足，且与法律规定不符，本院不予支持。

综上，榆林金帝公司的再审申请理由均不能成立，不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第（二）（三）（六）项的规定。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款规定之规定，裁定如下：驳回陕汽榆林金帝润滑油有限公司的再审申请。