浙江省高级人民法院民 事 判 决 书（2011）浙知终字第113号上诉人（原审原告）浙江乐吉化工股份有限公司。

法定代表人吴元林。

委托代理人（特别授权代理）戴晓翔。

被上诉人（原审被告）吴应多。

委托代理人林建军。

原审被告浙江天一农化有限公司。

法定代表人吴应多。

委托代理人林建军。

原审被告杭州市植保土肥总站。

法定代表人王道泽。

委托代理人（特别授权代理）叶会强。

上诉人浙江乐吉化工股份有限公司（以下简称乐吉公司）因发明专利实施许可合同纠纷一案，不服浙江省杭州市中级人民法院（2010）浙杭知初字第969号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2011年6月1日立案受理后，依法组成合议庭，并于同年6月24日公开开庭进行了审理。

上诉人乐吉公司的法定代表人吴元林及委托代理人戴晓翔、被上诉人吴应多与原审被告浙江天一公司有限公司（以下简称天一公司）的委托代理人林建军、原审被告杭州市植保土肥总站（以下简称植保总站）的委托代理人叶会强到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原判认定：吴应多因不服（2001）杭经初字第209号民事判决，向浙江省高级人民法院提起上诉。

2003年2月28日乐吉公司与吴应多在浙江省高级人民法院调解下，达成涉及ZL9811××××.2号“用于稻田的复配型除草剂”的发明专利实施许可协议，并由浙江省高级人民法院出具（2002）浙经终字第85号民事调解书（以下简称“85号调解书”），调解协议约定：1、吴应多独家许可乐吉公司生产、销售专利号为ZL9811××××.2、专利有效期为1998年6月20日至2018年6月19日的“用于稻田的复配型除草剂”的产品（即40%苄.丙草可湿性粉剂），不论乐吉公司是否实际实施该专利，其自2003年1月1日至2007年12月31日五年间需每年支付专利使用费40万元（共计200万元）。

2003年度许可费在双方签收调解书的同时支付，自2004年起每年的许可费需于上一年度的12月31日前支付完毕。

自2008年1月1日起乐吉公司免费实施该专利……。

2、双方应共同努力，以保证该专利产品价格对外的统一……根据市场情况吴应多应于每年（2004年至2018年）的12月31日前确定下一年度与经销商最低的实际结算价，并同时书面通知乐吉公司，由双方进行协商，签订协议。

如协商不成，以吴应多确定的价格为准……。

3、吴应多在专利许可实施期内保证维持该专利的有效性。

如发现有其他侵权行为，吴应多应以诉讼方式，通过法律途径予以制止。

若吴应多不积极诉讼，可由乐吉公司出面主张……。

签约后，乐吉公司依约按时足额支付了200万元专利使用费。

吴应多在2003年-2006年每年12月向乐吉公司发函，告知缴纳专利许可使用费及产品销售价格。

涉案专利于2002年7月25日经国家知识产权局核准，专利权人由吴应多变更为吴应多、天一公司及杭州市植保站。

因案外人浙江天丰公司、江苏瑞邦农药厂向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）提出宣告涉案专利无效请求而导致涉案专利于2007年11月1日被宣告无效，北京市第一中级人民法院出具的（2008）一中行初字第49号行政判决书维持了上述无效决定。

北京市高级人民法院于2009年12月20日作出（2008）高行终字第599号行政判决书，维持（2008）一中行初字第49号行政判决书的判决结果。

2006年4月4日，根据杭州市机构编制委员会杭编（2006）29号文件，杭州市植保站等三家单位被合并为植保总站。

吴应多、天一公司及植保总站曾签订协议书，约定ZL9811××××.2专利由吴应多、天一公司承担，植保总站不承担相关费用。

同时，植保总站明确ZL9811××××.2专利的无效、侵权等纠纷由天一公司、吴应多负责进行，植保总站无条件予以协助，相应收益（包括但不限于利于本专利生产产品收益、许可他人实施的使用费用等）也由天一公司或吴应多收受。

2010年12月8日，乐吉公司向原审法院起诉，请求判令撤销、解除涉案发明专利实施许可协议或认定其无效；

吴应多、天一公司和植保总站赔偿损失、返还已支付的专利许可使用费200万元。

原审法院认为：根据乐吉公司在庭审中明确的诉讼请求和诉讼的事实及理由，乐吉公司要求撤销其与吴应多就ZL9811××××.2专利所签订的发明专利实施许可协议的法律依据是：《中华人民共和国合同法》第五十四条关于合同一方当事人“因重大误解订立合同”、“在订立合同时显失公平”以及“一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同”有权申请撤销合同以及《中华人民共和国专利法》第四十七条关于“宣告专利权无效的决定……不返还专利使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还”之规定。

事实依据是：吴应多作为专利权人之一无权与乐吉公司签订发明专利实施许可协议、涉案发明专利被国家知识产权局专利复审委员会宣告无效后吴应多仍向乐吉公司收取专利许可费以及市场上销售“苄.丙草可湿性粉剂”产品的企业众多，销售价均低于乐吉公司，导致乐吉公司无利可图。

该院对此一一进行分析。

一、关于涉案发明专利实施许可协议的签订主体问题。

首先，虽然在乐吉公司与吴应多签订发明专利实施许可协议时，吴应多并不是被许可发明专利的唯一专利权人，但鉴于专利权人的变更系国家知识产权局核准后公之于众的内容，作为乐吉公司在签订发明专利实施许可协议时理应对该发明专利的权利主体进行查询，在没有证据证明吴应多故意隐瞒专利权人变更的事实或者欺骗乐吉公司、阻碍其知晓专利权人变更的事实之情况下，不能认定吴应多以专利权人的名义与乐吉公司签订涉案发明专利实施许可协议的行为构成欺诈，也不能认定乐吉公司存在重大误解；

其次，本案所涉发明专利实施许可协议的性质是在浙江省高级人民法院的主持下达成的调解协议，天一公司和植保总站作为案外人无权直接参与“85号调解书”的签订；

再次，虽然三被告就涉案专利所签订的协议书没有落款时间，不排除该协议书的形成时间是在本案诉讼期间，但鉴于从乐吉公司履行涉案发明专利实施许可协议的过程来看，并未受到另二位专利权人即天一公司和植保总站的阻碍和追究，乐吉公司的权益并未因此受到损害，且天一公司和植保总站在庭审中亦表示认可涉案发明专利实施许可协议的效力，故可以认定天一公司和植保总站对吴应多与乐吉公司签约的行为是一种追认或者默认的态度。

因此，乐吉公司以涉案发明专利实施许可协议的一方签订主体不是唯一的专利权人为由，申请撤销该协议的理由不能成立。

二、关于涉案发明专利被专利复审委宣告无效后吴应多继续向乐吉公司收取专利许可费主观上是否存在恶意的问题。

首先，虽然涉案发明专利于2007年11月1日被专利复审委宣告无效，但该无效决定是公开的信息，作为乐吉公司完全可以自行查询，吴应多、天一农化及杭州市植保站没有主动告知乐吉公司的义务。

同时根据已经查明的事实，涉案发明专利直至2009年12月20日北京市高级人民法院作出（2008）高行终字第599号行政判决书，才被最终确认无效，而此时乐吉公司已经免费实施涉案发明专利近二年。

至于在此期间，吴应多仍每年以书面形式向乐吉公司催讨专利实施许可费、确定产品销售价格的问题，其行为完全是根据涉案发明专利实施许可协议第2条规定所实施的履约行为，主观上没有过错。

三、关于市场上销售“苄.丙草可湿性粉剂”产品的企业众多，乐吉公司销售价格远远高于市场价的问题。

首先，乐吉公司作为（2001）杭经初字第209号案件的胜诉方，在二审期间自愿与吴应多达成以200万元使用费为对价获得ZL9811××××.2号发明专利的使用之调解协议，说明乐吉公司是在对该发明专利实施的前景、所能给企业带来的经济效益以及可能存在的风险有明确认识的情况下作出的行为；

其次，根据涉案发明专利实施许可协议第3条之约定，可以说明乐吉公司在签约时已经预见到市场上可能出现同类产品或者侵权产品，也预见到其销售的产品可能因售价高而丧失市场竞争力。

现乐吉公司以市场上出现销售价格低、无需支付专利许可费的同类产品，即认为案涉发明专利实施许可协议显失公平或者违反公平原则，显然不能成立。

综上，乐吉公司关于涉案发明专利实施许可协议应予撤销的主张不符合《中华人民共和国合同法》第五十四条以及《中华人民共和国专利法》第四十七条之规定，不能成立。

且即使上述主张成立，依据《中华人民共和国合同法》第五十五条之规定，从乐吉公司知道或者应当知道撤销事由之日至其提起本案诉讼，已经超过1年，乐吉公司的撤销权消灭。

同时，依据《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条和第一百三十七条之规定，乐吉公司要求返还涉案发明专利使用费之诉讼请求已经超过诉讼时效，依法亦不能成立。

依照《中华人民共和国合同法》第五十四条、第五十五条，《中华人民共和国专利法》第四十七条，《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百三十七条，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，原审法院于2011年5月3日判决：驳回浙江乐吉股份有限公司的诉讼请求。

案件受理费22800元，由乐吉公司负担。

宣判后，乐吉公司不服，向本院提起上诉称：原判认定事实不清，适用法律错误：1.根据专利法的有关规定，吴应多不返还专利使用费违反公平原则，应当全部或者部分返还；

2.无论“85号调解书”中“专利实施许可协议”是否撤销，均不影响乐吉公司返还专利使用费的请求成立。

请求二审法院撤销原判，依法改判。

吴应多和天一公司共同答辩称：“85号调解书”系双方真实意思表示，不应予以撤销，且200万元的专利实施许可费是针对5年的许可时间，乐吉公司的亏损与双方专利许可协议无关。

原判认定事实清楚，请求二审法院予以维持。

植保总站答辩称：同意吴应多的答辩意见，且植保总站在吴应多与乐吉公司签订调解协议时已明确表示放弃所有诉讼权利。

请求二审维持原判。

二审期间，各方当事人均未提交新的证据。

经审查，北京市高级人民法院于2009年3月20日作出（2008）高行终字第599号行政判决书，国家知识产权局在同年5月13日的《发明专利公报》上公告涉案专利权全部无效。

对于原判认定其他事实，当事人无异议的，本院予以确认。

根据乐吉公司陈述的上诉理由和请求以及吴应多与天一公司、植保总站的答辩意见，本案二审的争议焦点是：乐吉公司要求返还专利许可使用费的请求是否成立；

原判认定事实及法律适用是否恰当。

本院分析认定如下：乐吉公司在上诉状以及二审庭审中均明确其请求返还200万元专利实施许可费的依据是《中华人民共和国专利法》第四十七条第一、三款之规定，即：宣告无效的专利权视为自始即不存在。

依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。

同时认为由于其在与吴应多签署在先调解书所涉的专利许可实施协议中，对签约主体和约定内容存在重大误解，以此主张撤销专利实施许可协议。

因此，确定乐吉公司要求返还专利许可使用费的请求是否成立，关键在于确定在本案中是否存在前述法律规定的“明显违反公平原则”的情形以及在先调解书所涉的专利实施许可协议是否存在可撤销的事由。

对此，本院认为，乐吉公司请求返还200万元专利许可使用费的请求不能成立，理由是：（一）“85号调解书”中对双方专利许可使用费是这样约定的：吴应多独家许可乐吉公司生产、销售专利号为ZL9811××××.2、专利有效期为1998年6月20日至2018年6月19日的“用于稻田的复配型除草剂”的产品（即40%苄.丙草可湿性粉剂），不论乐吉公司是否实际实施该专利，其自2003年1月1日至2007年12月31日五年间需每年支付专利使用费40万元（共计200万元）。

2003年度许可费在双方签收调解书的同时支付，自2004年起每年的许可费需于上一年度的12月31日前支付完毕。

自2008年1月1日起乐吉公司免费实施该专利。

从上述调解书约定的内容可以看出，200万元所针对的是前5年的专利使用，从2008年起专利免费许可使用。

在涉案专利被最终宣告无效之时，乐吉公司已经使用了近7年，具有了较长的使用年限，且双方均依约履行协议，乐吉公司从未提出过异议，应当认为其已从涉案专利许可使用中获取了一定的经济利益，不存在乐吉公司所支付的专利使用费显失公平之情形。

（二）虽然涉案专利在2007年11月1日经案外人申请被专利复审委宣告无效，但专利复审委为我国法定的对专利的授权争议进行复审的机构，涉案专利权的效力还有待经过行政诉讼程序予以最终确认，直至2009年3月20日涉案专利才被最终确认无效。

而在此期间，吴应多均依约履行专利实施许可协议，乐吉公司也免费实施涉案专利近2年。

虽然双方在签署“85号调解书”时，涉案专利的权利权人已由吴应多一人变更为吴应多、天一公司和植保总站，但考虑到“85号调解书”的当事人为吴应多和乐吉公司，并未涉及天一公司和植保总站，且事后天一公司和植保总站均明确表示对涉案专利实施许可协议予以追认，在一审庭审中亦明确认可协议的效力；

更重要的是在该协议的实际履行过程中，天一公司和植保总站从未提出过异议或阻却乐吉公司获得被许可的利益。

因此，无论专利权人变更与否，均未损害乐吉公司的利益，乐吉公司以重大误解为由请求撤销涉案协议依据不足。

关于涉案专利实施许可协议中的价格问题，协议所约定的权利义务均针对专利实施许可，并未设定吴应多应保证乐吉公司就此获得相应的经济效益；

同时在本院主持的在先案件调解中也不存在吴应多以欺诈或胁迫的的手段，致使乐吉公司在违背其真实意思的情形下订立专利实施许可协议，因此乐吉公司以市场上出现无需支付专利许可费、销售价格低的同类产品为由主张协议应予撤销的理由亦不能成立。

原判认为乐吉公司主张返还专利使用费的诉讼请求已经超出诉讼时效，不能成立。

经审查，涉案专利于2009年3月20日经北京市高级人民法院终审判决最终确认无效，而国家知识产权局亦于同年5月13日发布公告。

因此本院认为，至此乐吉公司应当知道其撤销事由和权利被侵害的事由产生，而本案乐吉公司的起诉时间为2010年12月8日，并未超出两年的诉讼时效期间，原判对此认定不当，应予纠正。

综上，本院认为，乐吉公司和吴应多签订的专利实施许可协议系双方当事人真实意思表示，具有法律效力，签约后双方均依约履行了相应的义务。

现虽然该协议所涉及的专利权已被宣告无效，但协议在签订和履行过程中并不存在重大误解或欺诈、胁迫致使乐吉公司违背真实意思之情形，也未违反公平原则，故乐吉公司请求返还专利许可使用费的诉讼请求不能成立，其上诉请求亦不予支持。

原判认定事实部分不清，且其适用《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百三十七条不当，但鉴于其适用最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条作出的实体处理并无不当，故应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

本案二审案件受理费22800元，由乐吉公司负担。

本判决为终审判决。