{C} 陕西省高级人民法院 民 事 裁 定 书 (2018)陕民终263号 上诉人（一审原告）：西安市临潼区西泉街办文海纸制品厂。

法定代表人：周秋爱，该厂厂长。

委托诉讼代理人：胡敏，陕西泽诚律师事务所律师。

被上诉人（一审被告）：西咸新区沣西新城文海印刷厂。

经营者：马京海，该厂厂长。

委托诉讼代理人：黄振东，陕西永嘉信律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李晓丹，陕西永嘉信律师事务所律师。

一审被告:西安市灞桥区成军教育书店。

经营者：李成军。

上诉人西安市临潼区西泉街办文海纸制品厂（以下简称：临潼文海厂）与被上诉人西咸新区沣西新城文海印刷厂（以下简称：文海印刷厂）、一审被告西安市灞桥区成军教育书店侵害商标权纠纷一案，不服西安市中级人民法院(2017)陕01民初1424号民事裁定，向本院提起上诉。

本院于2018年4月1日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。

上诉人临潼文海厂委托诉讼代理人胡敏，被上诉人文海印刷厂法定代表人马京海、委托诉讼代理人黄振东、李晓丹共同到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

上诉人临潼文海厂上诉请求：1、依法撤销西安市中级人民法院(2017)陕01民初1424号民事裁定，并发回一审法院实体审理。

事实及理由：上诉人具备本案诉讼主体资格，是本案适格当事人。

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条第二款之规定，结合上诉人与案外人代东兴签订的《商标使用许可合同》及《合作协议》约定，上诉人系 注册商标的排他许可使用人。

再从上诉人与案外人代东兴签订《协议书》整体内容可知，案外人代东兴与上诉人就 注册商标维权中分别起诉已达成明确约定，故上诉人当然有权以自己的名义提起本案诉讼。

根据《最高人民法院关于商标侵权纠纷中注册商标排他使用许可合同的被许可人是否有权单独提起诉讼问题的函》之规定，结合本案上诉人与代东兴签订的《协议书》、代东兴出具的情况说明及代东兴在另一案中的撤诉行为均表明代东兴不起诉的情形符合上述函的规定。

被上诉人文海印刷厂辩称，一审法院认定事实清楚，证据充分，应予维持。

1、 注册商标权人代东兴并未授权上诉人以自己的名义单独提起诉讼。

首先上诉人与代东兴所签《协议书》第一条明确约定双方共同提起诉讼，其次《协议书》第二条、第五条系对共同聘请律师方面的约定，并非授权上诉人自行诉讼，再次一审合议庭明确要求上诉人告知代东兴到庭就此情况作出说明，但其并未在规定期限内到庭说明；

最后代东兴出具的《委托书》未授权上诉人单独诉讼。

2、上诉人提供的证据不能证明代东兴放弃了起诉的权利。

临潼文海厂向一审法院起诉请求：1.文海印刷厂立即停止使用“ ”标识；

2.文海印刷厂、成军书店立即停止销售带有“ ”商标标识的侵权产品；

3.文海印刷厂、成军书店向临潼文海厂赔偿损失10万元（含临潼文海厂因制止侵权行为所产生的合理费用）；

4.本案诉讼费由文海印刷厂、成军书店承担。

一审法院认定事实：2008年3月28日，代东兴经商标局核准，取得第4417187号“ ”注册商标，核定使用商品为第16类:笔记本、纸张（文具）、印刷品、手册、便条本、便笺簿、稿纸、练习本，注册有效期限自2008年3月28日至2018年3月27日止。

2014年12月22日，代东兴作为许可人与被许可人临潼文海厂签订《商标使用许可合同》，许可临潼文海厂自2014年12月22日至2018年3月27日止在第16类笔记本、练习本等商品上排他性使用第4417187号“ ”注册商标。

2014年11月26日，代东兴与临潼文海厂侯宝宝签订合作协议，约定双方商店共同使用“文海”系列作业本，市场划分区域如下：侯宝宝主要经销西安地区（周至、户县除外）、甘肃天水和兰州、白银地区，代东兴销售地区为咸阳地区、宝鸡地区、平凉地区，其他市场双方共同协商开发。

双方应共同维护文海品牌。

2017年5月，代东兴与临潼文海厂签订协议书，就商标维权事宜作如下约定：双方同意就马京海及文海印刷厂等侵权主体，侵犯商标专用权及不正当竞争行为共同提起诉讼。

因本协议之履行发生争议的，双方应协商解决，协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。

2016年9月12日，临潼文海厂申请西安市灞桥区公证处进行证据保全，2016年9月12日下午公证人员与临潼文海厂的经营者周秋爱来到位于西安市灞桥区纺正街俱乐部门口南侧的成军书店，在成军书店内周秋爱以消费者的身份购买了文海小作业本二本（含写话本三本、拼音本五本、美术本一本、英语本一本、生字本一本、小字本一本）、文海大作业本八本（含英语作业本一本、语文作业本一本、数学作业本一本、生字本一本、写字作业本一本、作业本一本），金额共计21.6元，成军书店出具了购物小票及收款收据。

购买行为结束后，公证人员对购买的商品进行了拍照，取得照片三十张并进行了封存、保管。

在此基础上形成了（2016）西灞证民字第630号公证书。

该公证书所附照片显示，产品类型为“拼音本”、“英语本”、“美术本”、“小字本”、“语文本”、“写字作业本”的作业本封面中央有 标识，背面的封面上有文海印刷厂印刷、马京海的联系方式13909103734等相关信息。

还查明，1989年1月5日，李琳作为经营者向咸阳市秦都区工商局等有关部门申请个体工商户开业登记，字号名称为秦都区文海印刷厂，拟经营印刷服务，后被核准。

2003年8月7日，咸阳市秦都区文海印刷厂经国家商标局核准，取得第3173384号“ ”注册商标，核定使用商品为第16类：小册子、笔记本或绘图本、笔记本、写字纸、稿纸、便笺（办公室用）、印刷品、图表、表格（印刷好的），注册有效期限自2003年8月7日至2013年8月6日止。

2013年10月18日，经核准有效期续展至2023年8月6日。

本案审理中，文海印刷厂提供一本左上角使用了“ ”标识以及“文海-1999作业本系列”字样的“数学作业本”，其背面封面印有“印刷：咸阳文海印刷厂”、“手机：13909103734”、“联系人：马京海”，认为作业本封面上有“1999”字样，证明其于1999年开始使用“ ”及 标识。

临潼文海厂对该证据的真实性不予认可。

另查明，咸阳市秦都区文海印刷厂在“中国电信2005咸阳大黄页”的宣传广告中使用了“ ”标识。

2013年至2016年期间，咸阳市秦都区文海印刷厂与甘肃省、河北省、山西省、青海省数家单位签订过文海、万海系列作业本的销售合同。

2015年5月27日，国家版权局就马京海创作的美术作品《文海商标设计图》（ ）予以登记，并颁发了《作品登记证书》，载明1999年1月10日创作完成、1999年6月17日首次发表。

2015年5月29日，国家版权局就马京海创作的美术作品《万海商标设计图》（ ）予以登记，并颁发了《作品登记证书》，载明2002年1月28日创作完成、2002年8月15日首次发表。

2015年5月29日，国家版权局就马京海创作的美术作品《WANHAI商标设计图》（ ）予以登记，并颁发了《作品登记证书》，载明2002年1月28日创作完成、2002年8月15日首次发表。

2015年6月6日，马京海与代东兴签订合作协议，约定共同将侯宝宝赶出“文海”作业本市场，因此产生的一切费用由代东兴承担30%，马京海承担70%。

代东兴申请的文海拼音商标马京海可以无偿使用，双方共同打击假冒“文海”作业本。

2015年10月10日，咸阳市秦都区文海印刷厂名称变更为西咸新区沣西新城文海印刷厂，经营场所在世纪大道西段段家堡。

临潼文海厂为证明其在本案中的合理费用支出，提交了940元的公证费收据一张，票面金额为120元的打印照片收据一张，金额为12000元的律师代理费发票一张。

诉讼中，一审法院向临潼文海厂释明，要求临潼文海厂带代东兴到庭接受询问，但是临潼文海厂在指定的时间内未带代东兴到庭接受询问。

一审法院认为，本案属于侵害商标权纠纷。

本案的争议焦点是临潼文海厂的诉讼主体是否适格。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条第二款规定：“在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；

排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；

普通使用许可合同的被许可人经商标注册明确授权，可以提起诉讼。

”在排他使用许可合同中，被许可人可以和商标注册人共同起诉，只有在商标注册人不起诉的情况下，被许可人才可以单独提起诉讼。

本案中“ ”商标注册人代东兴作为许可人与被许可人临潼文海厂签订了《商标使用许可合同》，该合同在性质上属于排他使用许可合同，合同中明确约定双方同意就马京海及文海印刷厂等侵权主体，侵犯商标专用权及不正当竞争行为共同提起诉讼。

根据该约定，被许可人临潼文海厂只能和许可人代东兴针对文海印刷厂共同提起诉讼。

由于《商标使用许可合同》是许可人代东兴与被许可人临潼文海厂真实意思的表示，内容也不违反法律法规的禁止性规定，并且临潼文海厂将该合同作为支持其诉请的证据使用，因此该合同中约定的共同提起诉讼应当优先适用。

具体到本案，被许可人临潼文海厂并未和许可人代东兴共同提起诉讼，也没有证据证明代东兴明确表示放弃提起诉讼，故临潼文海厂在本案中不能单独针对文海印刷厂提起诉讼，临潼文海厂作为原告主体不适格。

综上，依照《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（三）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，裁定如下：驳回原告西安市临潼区西泉街办文海纸制品厂的起诉。

原告西安市临潼区西泉街办文海纸制品厂预交的案件受理费2300元予以退回。

如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向一审法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省高级人民法院。

本院二审期间，上诉人临潼文海厂新提交了2组证据:第1组证据为EMS快递单寄件人存联、告知书、快递单投递局存、中国邮政11183呼叫中心打印单，拟证明代东兴已放弃对文海印刷厂的起诉，上诉人的一审原告主体资格适格；

第2组上诉人委托诉讼代理人侯宝宝与代东兴的电话录音文档资料，拟证明上诉人的一审原告主体资格适格。

被上诉人对上述证据的真实性、合法性、关联性及证明目的均不予认可。

经本院审查，第1组证据系一审判决后新形成的证据，且能够证明上诉人的证明目的，故对该组证据作为新证据予以采信。

对于第2组证据，因上诉人仅提交了电话录音文档资料，无法核实其真实性，故本院对第二组证据真实性不予认可。

经审理查明，2018年1月6日上诉人临潼文海厂的法定代表人周秋爱向 商标注册人邮寄送达了《告知书》，《告知书》明确载有“2017年11月1日，我厂已单独向西安市中级人民法院就西咸新区沣西新城文海印刷厂及马京海等人存在的商标侵权行为提起诉讼……自收到本告知书之日起，现你7个工作日内向相关管辖法院提起相关诉讼……逾期则视为放弃对第4417187号商标侵权行为的起诉。

”2018年1月7日代东兴本人签收了该邮件。

一审法院查明的其余事实属实，本院予以确认。

本院认为，本案上诉人临潼文海厂与 商标注册人代东兴签订了《商标使用许可合同》，合同明确约定了临潼文海厂是排他使用许可合同的被许可人，亦明确约定双方同意就马京海及文海印刷厂等侵权主体，侵犯商标专用权及不正当竞争行为共同提起诉讼。

同时，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条第二款之规定，临潼文海厂应与 商标注册人代东兴针对文海印刷厂共同提起诉讼，代东兴不起诉的情况下，临潼文海厂才可以单独提起诉讼。

然而，法律上并未要求以商标注册人明示放弃起诉作为商标注册人不起诉的构成要件，如排他使用许可合同的被许可人有证据证明其已告知商标注册人或商标注册人已知道侵犯商标专用权行为发生但仍不起诉的情况下，也可以认定商标注册人不起诉。

本案中，上诉人临潼文海厂发送给代东兴的《告知书》中已明确陈述了与被上诉人文海印刷厂诉讼的情况，并要求其在一定期限内到法院起诉否则视为放弃权利。

代东兴本人签收该邮件后，可以认定其已知悉本案诉讼情况，但代东兴在规定期限内并未行使诉讼权利，足以说明其放弃了与上诉人临潼文海厂共同提起诉讼的权利。

至此时，上诉人临潼文海厂作为本案原告的主体资格适格，一审法院应当对其诉讼请求进行审理。

综上所述，临潼文海厂的上诉理由成立。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第三百三十二条规定，裁定如下： 一、撤销西安市中级人民法院(2017)陕01民初1424号民事裁定；

二、本案指令西安市中级人民法院审理。

本裁定为终审裁定。