广州知识产权法院民 事 判 决 书（2016）粤73民初1789号原告：甘根源，男，汉族，1970年5月13日出生，住广东省中山市。

委托诉讼代理人：薛金波，广东格新律师事务所律师。

委托诉讼代理人：黄丽，广东格新律师事务所实习律师。

被告：中山市春光玻璃有限公司，住所地广东省中山市横栏镇顺兴北路86号第1幢。

法定代表人：张太贵，总经理。

委托诉讼代理人：李善平，广东邦杰律师事务所律师。

委托诉讼代理人：冯兴，男，汉族，1993年4月9日出生，系被告公司员工。

原告甘根源与被告中山市春光玻璃有限公司侵害外观设计专利权纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。

原告的委托诉讼代理人薛金波、被告的委托诉讼代理人李善平、冯兴到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

原告甘根源向本院提出诉讼请求：1.判令被告停止侵害原告外观设计专利（专利号为ＺＬ20153030××××.4）的行为，包括停止制造、销售、许诺销售侵权产品，销毁库存侵权产品、制造侵权产品的专用模具及含有侵权产品图片的宣传资料；

2.判令被告赔偿原告经济损失及为制止侵权所支出的合理费用共60000元；

3.判令被告承担本案的全部诉讼费用。

原告当庭撤回要求被告销毁含有侵权产品图片的宣传资料的诉讼请求。

事实和理由：原告甘根源是名称为灯罩（南瓜花）、专利号为ＺＬ20153030××××.4外观设计专利的专利权人，该专利于2015年8月14日提出申请，于2015年9月23日获得授权，目前处于有效状态。

2016年4月19日上午，原告委托代理人在被告的经营场所以普通消费者身份购得被诉侵权产品，原告以现金支付了货款，并取得销售单、收据和名片等。

原告的上述购买行为经过公证取证。

2016年6月13日，原告向中山市知识产权局中国中山（灯饰）知识产权快速维权中心（以下简称为中山维权中心）举报了被告的侵权行为，中山维权中心查扣了部分被诉产品样品，但双方未能达成调解协议，原告经中山维权中心准许撤回了案件。

被诉侵权产品的外观设计与原告专利完全相同，被告是具有很强生产能力的市场主体，其行为构成对原告专利权的侵害，给原告造成很大经济损失。

请求法院依法判决，准予所请。

被告中山市春光玻璃有限公司答辩称：在涉案专利申请日前，被告已经制造出相同产品，并且仅在原有范围内继续制造、销售，被告不构成侵犯原告专利权，应驳回原告的全部诉讼请求。

涉案专利的申请日为2015年8月14日，授权公告日为2015年9月23日。

被告于2015年6月21日开始制作被诉侵权产品的生产模具，并于2015年7月7日投入生产。

投产后，被告将该产品销售给中山市及周边地区的灯饰厂家和灯饰配件商家，且一直在原有范围内制造、销售。

原告也是被告服务范围内的灯饰配件商家，其极有可能获得被告生产的产品之后拍摄照片用于申请涉案专利。

根据《中华人民共和国专利法》六十九条第二款规定，被告在涉案专利申请日前，已经制造出被诉侵权产品，涉案专利授权后，被告仅在原有范围内继续制造、销售，因此，被告制造、销售被诉侵权产品不视为侵犯涉案专利权。

基于上述事实和理由，恳请法院依法驳回原告的全部诉讼请求。

经审理查明：原告是名称为灯罩（南瓜花）、专利号为ＺＬ20153030××××.4外观设计专利的专利权人，该专利申请日为2015年8月14日，授权公告日为2015年9月23日，该《外观设计专利证书》记载“本外观设计产品的用途：用于室内照明灯具配件，设计要点：外形，最能表明本外观设计设计要点的图片或照片：立体图1”，该专利已按期缴纳专利年费。

该外观设计专利授权公告图片见附件一。

原告委托其代理人刘斌向广东省江门市江海公证处申请办理购买货品的保全证据公证。

2016年4月19日，刘斌来到中山市××××一间“春光”工厂，在公证人员的监督下，向该工厂内的工作人员出示《大光玻璃厂收据》（编号为0001782）后，支付提货款提取了订购的灯饰9箱，并取得了《大光玻璃厂收据》（编号为0001684）1张、《中山市春光玻璃有限公司销售单》（编号0000552）1张及“唐小琴”名片1张。

公证人员对上述所购产品及取得的票据等进行拍照、封存，广东省江门市江海公证处对上述过程进行公证并出具了（2016）粤江江海第4186号《公证书》，该《公证书》所附的两份《大光玻璃厂收据》均盖有“中山市春光玻璃有限公司财务专用章”，金额分别为380元、304元；

所附的《中山市春光玻璃有限公司销售单》记载品名为“7.5′本厂南瓜花”，单价为3.8元，数量为180个，总金额为684元；

所附的“唐小琴”名片记载有“中山市春光玻璃有限公司”“工厂：广东省中山市横栏镇顺兴北路86号”等内容。

原告认为上述《公证书》证实被告制造、销售被诉侵权产品，被告对该《公证书》的真实性无异议、关联性不予认可。

经当庭拆封（2016）粤江江海第4186号《公证书》的公证封存箱，内有20个相同的灯罩产品，原告认为该20个灯罩的外观均一致，并指控该产品侵犯其涉案专利权，与涉案外观设计专利构成近似，被诉侵权产品照片见附件二。

原告认为被诉侵权产品的上下两部分的连接处有倒“C”设计，而涉案专利没有该设计，但该区别不明显，两者构成近似。

被告认为被诉侵权产品与涉案专利外观相同。

被告确认被诉侵权产品是由其生产、销售。

依原告申请，本院向中山维权中心调取了（2016）中维调字第218号案的《专利侵权纠纷案件勘验检查登记清单》、现场勘验图片、《勘验笔录》，上述材料记载：原告向中山维权中心投诉被告涉嫌侵害其涉案专利权，2016年6月14日，中山维权中心执法人员到被告公司现场进行勘验；

被告的法定代表人在《勘验笔录》中称涉嫌侵权产品名称为“南瓜灯罩”，是客户拿模具来生产的，不清楚具体生产、销售时间、产销量；

《专利侵权纠纷案件勘验检查登记清单》记录在被告公司保存有2个“南瓜灯罩”；

现场勘验图片显示“南瓜灯罩”产品外观与被诉侵权产品外观一致。

被告抗辩称在原告专利申请前，其已经取得生产模具，并生产、销售被诉侵权产品，为此提交了以下证据：1.《佛山市南海盐布华派玻璃模具厂报价单》传真件2份，其中1份报价单页面底部记载“FROM:HUAPAIBOLIMOJUFAXNO:075788399022”，未显示传真时间，该报价单的产品名称分别为“8〞南瓜花模”“8〞旋风花边帽”，页面上的手写时间为“15年6月21日”。

2.《春光模具订购单》及“华派玻璃模具厂”签名后回传的传真件，回传的《春光模具订购单》页面顶端记载“FROM:HUAPAIBOLIMOJUFAXNO:0757883990222015.6.2310：57P1”，其中记载“春光玻璃厂”委托“华派玻璃模具厂”按图纸或实物加工模具，该订购单上共有三款模具，其中品名为“8〞佳冠南瓜花”的模具“代码”为“CE1532/192×130”、金额为6200元、备注为“灯罩6模1冲1盖”，并约定2015年7月7日之前交整套模,《春光模具订购单》上打印的日期为2015年6月22日。

3.图纸4份，其中1份图纸上有“8寸南瓜花灯罩”的模具设计图。

4.模具实物及照片，模具上标注有“CE1532”。

被告认为，上述证据共同证明在2015年6月21日至2015年7月7日期间，被告已完成被诉侵权产品的模具制造，并投入生产。

原告对上述证据的真实性不予确认。

该模具与被诉侵权产品完全吻合，原告确认被告当庭提交的模具即为被诉侵权产品的生产模具，亦确认该模具与被告所提交的图纸相对应，但认为依据被告提交的证据无法确定图纸设计的完成时间，也无法确定模具的交付时间，被告的抗辩无法得到证实。

5.《业务资料原件出借证明》，其中记载有“佛山市南海区盐步华派玻璃模具厂”于2015年6月21日至2015年7月7日接受被告委托制作三套玻璃模具，其中包括了编号为“CE1532”的“8〞佳冠南瓜花”模具，现被告向“佛山市南海区盐步华派玻璃模具厂”借用其保存的《佛山市南海盐布华派玻璃模具厂报价单》《春光模具订购单》及图纸。

该《业务资料原件出借证明》附有《佛山市南海盐布华派玻璃模具厂报价单》《春光模具订购单》及图纸，且均盖有“佛山市南海区盐步华派玻璃模具厂”印章。

上述《业务资料原件出借证明》所附的《佛山市南海盐布华派玻璃模具厂报价单》与被告所提交的前述证据1内容一致，仅增加了“佛山市南海区盐步华派玻璃模具厂”“中山市春光玻璃有限公司”的印章及唐小琴的签名，其中有“8〞南瓜花”字样的报价单上记载的时间为2015年6月21日；

上述《业务资料原件出借证明》所附的《春光模具订购单》与前述证据2中的传真件内容一致，仅增加了“佛山市南海盐步华派玻璃模具厂”“中山市春光玻璃有限公司”的印章。

6.《华派-－7月应付账款》，其上记载日期“7/4”、模具编号“CE1532/192*130”、金额6200元，并盖有“佛山市南海盐步华派玻璃模具厂”印章，被告认为该证据证明被诉侵权产品的模具于2015年7月4日交货。

7.被告“出纳工作笔记”，其中记载有“28/10华派模具”“交行05294113＃李剑武11月30日18138顺和”等内容，被告认为该笔记本中所记载的内容证实被告就其7月应向“华派”支付的款项用支票加现金的方式予以付清。

8.“佛山市南海盐步华派玻璃模具厂”营业执照,记载该厂的成立日期为2004年4月20日，经营范围为五金制品加工、产销，并盖有“佛山市南海盐步华派玻璃模具厂”印章。

9.《2015年7月一车间生产日报表》，该报表由被告所制作，其中记载有“1号”机台的机长“刘志华”于2015年7月11日生产“7.5〞佳冠南瓜花”产品1505件，“1号”机台的机长“宋善进”于2015年7月12日生产“7.5〞佳冠南瓜花”产品3430件。

10.《顺和—8月应收对账单》《顺和（顺永）8月应收对账单》，拟证明被告于2015年8月2日将被诉侵权产品销售给中山市古镇顺永玻璃灯罩加工厂，该对账单上有“8〞佳冠南瓜花酸42厘”产品，数量为301、单价为3.5，并盖有“中山市古镇顺永玻璃灯罩加工厂”印章。

11.“中山市古镇顺永玻璃灯罩加工厂”企业信用信息，记载该厂的注册日期为2011年11月9日，经营范围为加工玻璃灯罩。

原告未举证证实其因侵权行为所受实际损失及被告侵权获利，并明确表示请求法院酌定赔偿金额。

原告主张的维权合理开支包括购买产品费用、公证费，并提交了金额分别为1500元、230元的公证费发票两张。

另查，被告系有限责任公司，经营范围为“生产、加工、销售：玻璃制品、玻璃灯罩”，成立日期为2012年10月23日，注册资本为100万元。

上述事实，有《外观设计专利证书》、收费收据、《公证书》《专利侵权纠纷案件勘验检查登记清单》、现场勘验图片、《勘验笔录》《专利侵权纠纷处理请求立案通知书》《调解终结通知书》《知识产权侵权纠纷案件撤销通知书》《佛山市南海盐布华派玻璃模具厂报价单》《春光模具订购单》、发票、图纸、模具实物及照片、《业务资料原件出借证明》《华派-－7月应付账款》《2015年7月车间生产日报表》《顺和—8月应收对账单》《顺和（顺永）8月应收对账单》、出纳工作笔记本、营业执照、企业信用信息及当事人陈述等证据予以证实。

本院认为：原告是名称为灯罩（南瓜花）、专利号为ＺＬ20153030××××.4外观设计专利的专利权人,该专利至今合法有效，应受法律保护。

任何单位或者个人未经许可，不得为生产经营目的制造、销售及许诺销售该专利产品。

一、关于被诉侵权设计是否落入涉案专利权保护范围的问题根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第九条的规定，在与外观设计相同或者相近种类产品上，采用与外观设计相同或近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围。

人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。

本案被诉侵权产品与专利产品均为灯罩，属相同产品，可以进行相同或近似的外观设计比对。

根据《中华人民共和国专利法》第五十九条规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条、第十一条规定，人民法院认定外观设计是否相同或近似时，应当以一般消费者的知识水平和认知能力，根据专利设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。

涉案专利为南瓜花型灯罩，花瓣与花托部分的高度比例约为1：2，其罩口为向外翻的花朵形状，并均匀分布有线条设计；

下部从上往下逐渐收窄、底部有一圆形孔，柱体上均匀分布有线条设计；

灯罩腰部有一圈倒“C”型图案设计。

将被诉侵权设计与涉案专利进行比对，两者整体外形、线条、图案及各部分的比例均相同，可认定被诉侵权设计与涉案专利在整体视觉效果上无差异，构成相同，被诉侵权设计落入涉案专利权的保护范围。

二、关于被告有无实施被诉侵权行为的问题被告销售被诉侵权产品的事实有涉案（2016）粤江江海第4186号《公证书》证实，被告的经营范围包括生产、销售玻璃灯罩，被告在庭审中确认生产、销售被诉侵权产品，也在（2016）中维调字第218号案的《勘验笔录》中确认生产、销售与被诉侵权产品外观一致的南瓜灯罩产品，结合上述证据及被告的自认，本院对原告主张被告制造、销售被诉侵权产品的意见予以采纳。

至于原告主张被告许诺销售被诉侵权产品，被告庭审中对此无异议，故本院对此予以认定。

三、关于被告提出先用权抗辩是否成立的问题依据《中华人民共和国专利法》第六十九条第二项的规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第二项规定，“有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；

（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

专利法第六十九条第二项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

”据此，就本案而言，被告主张的先用权是否成立，需要考虑两个构成要件：一是在专利申请日前已经制造相同产品或者已经做好制造、使用的必要准备；

二是仅在原有范围内继续制造、使用。

对于被告主张其在原告涉案专利申请日前已经制造、销售被诉产品的问题，本院具体分析如下：（一）被告是否在涉案专利申请日前已制造相同产品或已经做好制造的必要准备。

1.关于被诉侵权产品专用模具的制造。

经当庭核实，被告所提交的花瓣灯罩生产模具，与被诉侵权产品完全吻合，原告也确认该模具即为被诉产品的专用生产模具，故可认定被告确有生产被诉侵权产品的模具，已经做好生产被诉侵权产品的必要准备。

2.关于被诉侵权产品专用模具的制造时间。

（1）被告提交的佛山市南海盐步华派玻璃模具厂《营业执照》上加盖有佛山市南海盐步华派玻璃模具厂的印章，原告对该证据未提异议，且其未能提交证据否定该《营业执照》内容及印章的真实性，故本院对该证据予以采纳；

（2）佛山市南海盐步华派玻璃模具厂在《业务资料原件出借证明》中确认其于2015年6月21日至2015年7月7日期间接受被告委托，制作了编号为“CE1532”的“8〞佳冠南瓜花”模具，该编号与被告当庭出示的被诉侵权产品模具上记载的编号“CE1532”一致；

（3）佛山市南海盐步华派玻璃模具厂盖章确认的《春光模具订购单》上记载的模具代码“CE1532”与被诉侵权产品模具上记载的编号“CE1532”一致；

（4）佛山市南海盐步华派玻璃模具厂盖章确认的模具设计图包括“8寸南瓜花灯罩”模具设计图纸，该模具设计图纸名称与涉案《春光模具订购单》上记载的模具品名“8〞佳冠南瓜花”相符；

（5）佛山市南海盐步华派玻璃模具厂盖章确认的有“8〞南瓜花”字样的《佛山市南海盐布华派玻璃模具厂报价单》上记载时间为2015年6月21日，与《春光模具订购单》上记载的时间2015年6月22日相吻合，且与佛山市南海盐步华派玻璃模具厂确认其接受被告委托制作被诉侵权产品模具的时间2015年6月21日至2015年7月7日期间一致；

（6）佛山市南海盐步华派玻璃模具厂盖章确认的《华派-－7月应付账款》上记载的模具编号“CE1532/192*130”、名称及规格“灯罩6模1冲1盖”、应付金额6200元等内容与被告提交的《春光模具订购单》上记载关于“8〞佳冠南瓜花”模具的相应情况一致。

综上，被告所提交的上述证据已形成优势证据证实被告委托佛山市南海盐步华派玻璃模具厂于2015年6月21日至2015年7月7日期间制作被诉侵权产品的模具，在原告未能提交相反证据推翻该事实的情况下，本院对此予以采纳。

由于原告涉案专利的申请日为2015年8月14日，故可认定被诉侵权产品的有关设计方案于涉案专利的申请日前已完成，现被告主张其在涉案专利申请日前已经做好制造被诉侵权产品的必要准备的意见，与上述事实相符，本院对此予以采信。

（二）被诉侵权行为是否超出原有范围。

1.关于被诉侵权产品所使用的设计方案。

被诉侵权产品所使用的设计与被告所出示的产品模具完全吻合，故可认定被诉侵权产品的样式并未超出被告已做好制造必要准备的模具设计方案及原设计图纸的方案；

2.关于被诉侵权产品的经营规模。

由于原告是在被告的工商登记经营地址中山市横栏镇顺兴北路86号购买取得被诉侵权产口，可见被告制造被诉侵权产品的场地并未超出被告原经营地范围；

3.因原告于2016年4月19日公证购买取得的被诉侵权产品数量为180个，而2016年6月14日的中山维权中心《专利侵权纠纷案件勘验检查登记清单》记录被告保存有被诉侵权产品2个，被诉侵权产品的专用模具则完成于2015年6月21日至2015年7月7日期间，从模具完成至取证时间尚未足一年，且上述产品数量较少，故可认定上述查明的被诉侵权产品数量仍在原模具可正常制造产品数量范围，原告既未能举证证实上述产品数量已超出专利申请日前已有的生产规模或超出已有的生产准备可以达到的生产规模，也未提交证据证实被告另有超过原有范围进行制造、销售被诉侵权产品的行为，故可认定被告所实施的行为未超出原有范围。

综上，被告提出的先用权抗辩，有事实和法律依据，本院予以支持。

综上所述，鉴于被告提出的先用权抗辩成立，故本院认定被诉侵权产品并未构成对涉案专利权的侵害，被告无需承担侵权责任。

原告要求被告停止侵权、赔偿损失的各项诉讼请求均无事实和法律依据，本院予以驳回。

依照《中华人民共和国专利法》第五十九条、第六十九条第二项，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第九条、第十条、第十一条、第十五条第二款、第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：驳回原告甘根源的全部诉讼请求。

案件受理费1300元，由原告甘根源负担。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。